Resumen de Los Hechos

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
DE: RUTH YAQUELINI RIOS YGNACIO.
AL: Dr. JUAN CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL / SALA

ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL.
ASUNTO: NULIDAD PARCIAL DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / ACCIÓN POR

INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. PARTES PROCESALES
1.1. DENUNCIANTE:
 BERNARDO ALONSO SUAREZ VIVANCO
1.2. DENUNCIADAS:
 PALETAS FACTORY E.I.R.L. (representada por Mónica Yrene Melly Ravello).
 PALETAS FACTORY ARTESANAL S.A.C. (representada por Luis Felipe Cava y
Jessica Ramírez).
2. ANTECEDENTES (Hechos).
2.1. Por parte del denunciante
 Con fecha 13 de junio de 2019, el Sr. Bernardo Alonso Suarez Vivanco (Perú)
interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra
Paletas Factory E.I.R.L. y Paletas Factory Artesanal S.A.C., manifestando que
es titular de las marcas ZACATECA POSTRE HECHO PALETA y logotipo y
ZACATECA POSTRE HECHO HELADO y logotipo.
 Así mismo, el denunciante señala que ha tomado conocimiento de que las
denunciadas vienen comercializando helados en forma de paleta, los cuales son
publicitados en sus redes sociales con las frases similares a las frases que
aparecen en sus marcas registradas (POSTRE HECHO PALETA y POSTRE
HECHO HELADO).
 El denunciante solicitó que se sancione con una multa a las denunciadas y se
ordene el pago de las costas y costos generados por el presente procedimiento,
adjuntando medios probatorios.
2.2. Por parte de los denunciados.

 Con fecha 5 de julio de 2019, Paletas Factory Artesanal S.A.C, manifestó que
hace uso en el mercado de la marca, y esta se encuentra registrada bajo
Certificado N° 264498, a favor de Luis Felipe Cava Melly, quien le autorizó el
uso de esta, así mismo señala que, las frases que conforman a las marcas
registradas del denunciante “POSTRE HECHO HELADO o POSTRE HECHO
PALETA” no constituyen signos distintivos, siendo lo exclusivo en su marca la
denominación ZACATECA y el logotipo.
 El denunciante no puede pretender que deje de usar las denominaciones
paletas, helado y postre en cualquiera de sus formas, dado que, en el rubro de
paletas artesanales, su uso es necesario para informar sobre las características
de sus productos. De acceder a lo peticionado por el denunciante se estaría
bloqueando el comercio, ya que no sería posible publicitar sus productos
(paletas artesanales basadas en postres) sin utilizar las palabras antes
mencionadas. adjuntó fotografías de sus carritos, congeladores, entre otros,
para demostrar el uso de la marca PALETAS FACTORY sin vulneración alguna
a los derechos del denunciante.
 La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró en rebeldía
a aletas Factory E.I.R.L. (representada por Mónica Yrene Melly Ravello) al no
haber absuelto el traslado de la denuncia.
 Con fecha 18 de julio de 2019, Paletas Factory E.I.R.L. (representada por
Mónica Yrene Melly Ravello) manifestó lo siguiente:
 Las publicaciones anexadas a la denuncia corresponden a las redes sociales de
Paletas Factory Artesanal S.A.C. (representada por Luis Felipe Cava y Jessica
Ramírez), empresa con la que no mantiene vínculo.
 Actualmente, ofrece sus productos en el Facebook de Factory Artesanal.
 Ha tenido problemas legales con la empresa Paletas Factory Artesanal S.A.C.
(representada por Luis Felipe Cava y Jessica Ramírez), por lo que ha solicitado,
mediante Expediente N° 755356-2018, la nulidad de la marca.
3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.
Mediante Resolución N° 3932-2019/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2019, la

Comisión de Signos Distintivos:
 Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial

interpuesta por Bernardo Alonso Suarez Vivanco contra Paletas Factory E.I.R.L.
(representada por Mónica Yrene Melly Ravello) y Paletas Factory Artesanal S.A.C.
(representada por Luis Felipe Cava y Jessica Ramírez).
 Declaró IMPROCEDENTE el pedido de imposición de una sanción y el pago de costas y
costos solicitados por Bernardo Alonso Suarez Vivanco, considerando que, no
corresponde analizar la aplicación de los supuestos referidos a signos notoriamente
conocidos y que las frases no constituyen elementos no distintivos, y no afectan los
derechos de Propiedad Industrial del denunciante, además señaló que el denunciante no
ha presentado medios probatorios para acreditar el uso de signos.
4. RECURSO DE APELACIÓN
Con fecha 30 de setiembre de 2019, Bernardo Alonso Suarez Vivanco interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
 Solicita la nulidad de la resolución, en la medida que su derecho de defensa ha sido

vulnerado, toda vez que no pudo contradecir los argumentos presentados por Paletas
Factory E.I.R.L, en su escrito de fecha 18 de julio de 2019. Mismo que, se le notificó días
antes de que se emitiera una resolución final y no se le brindó plazo razonable para
ejercer su derecho de defensa y el principio al debido procedimiento.
 Las frases que conforman sus marcas fueron aceptadas como elementos distintivos al
momento que la autoridad Administrativa las registró. Fue una innovación de su parte
decir que su producto era un postre hecho paleta.
 Se estaría vulnerando sus derechos al negarle la facultad de solicitar el cese del uso
indebido por parte de terceros de las marcas registradas a su nombre pues los signos
usados por las denunciadas indebidamente no describen ni destacan características de
los productos que se comercializan.
 Las denunciadas podrían usar otras denominaciones para promocionar sus productos,
tales como: paletas de fresa rellenas de leche condensada, o paletas de arroz con leche,
puesto que considera que su marca se encuentra posicionada en el mercado y
reconocida por parte de los consumidores y, por ende, lo son sus marcas POSTRE
HECHO HELADO y POSTRE HECHO PALETA.
 Ha presentado medios probatorios a fin de acreditar que Paletas Factory E.I.R.L.
(representada por Mónica Yrene Melly Ravello) también ha utilizado frases similares a
las de sus marcas registradas y solicitó el hacer ejercicio de su derecho de uso de la

palabra.
5. FORMA COMO RESOLVIÓ LA SALA.

 En principio la sala advirtió que la Primera Instancia emitió la resolución sin haber
concedido al denunciante un plazo para contestar el escrito presentado por una de las
denunciadas, lo que constituye una afectación al procedimiento regular.
 La sala consideró que las frases gozan de la distintividad necesaria para ser
consideradas signos distintivos que permiten relacionar los productos que estas
publicitan con un origen empresarial determinado.
 Uno de los fundamentos resaltantes que emplea la sala para manifestarse sobre el
fondo del asunto ante una causal de nulidad, fue el siguiente:
El artículo 227 numeral 2 del TUO de la Ley 27444 establece que, constatada la
existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de
nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto si cuenta con los elementos
suficientes para ello. Por su parte, el artículo 4.1 de la Directiva N° 002-
2001/TRI-INDECOPI establece que las Salas del Tribunal que constaten la
existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad,
resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos
suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.
 Declarar NULA la Resolución Nº 3932-2019/CSDINDECOPI de fecha 27 de agosto de

2019 al encontrarse incursa en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10
numeral 2 del TUO de la Ley 27444, correspondiente al debido procedimiento y el
derecho de defensa, regulados en el numeral 1.2 del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, entendido el primero como:
El debido proceso es el conjunto de normas que tienen por finalidad garantizar el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos dentro de un proceso y lograr que
éste se desarrolle con justicia. Entre los principios que conforman el debido
proceso, se encuentran el derecho de defensa, la motivación de las
resoluciones, la pluralidad de instancias, etc.
Y el segundo se entiende como:
Aquella facultad de las personas de poder contar con el tiempo y los medios
necesarios para ejercer tal derecho en cualquier tipo de proceso, incluidos los
administrativos, lo cual implica, entre otros aspectos, el ser informado con
anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra.
 Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Bernardo Alonso Suarez
Vivanco.
 DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo

pronunciamiento y evalúe si los signos usados por las denunciadas transgreden los
derechos de Propiedad Industrial de Bernardo Alonso Suarez Vivanco.
* Se debe señalar que existe voto en discordia del Señor Vocal Fernando Raventós Marcos,
quién considera que se declare INFUNDADA la denuncia que ha interpuesto el Sr. Bernardo, en
consecuencia, comparte la posición adoptada por la Comisión de Signos Distintivos que
consideró, en primera instancia, que no se había producido una infracción debido a que las
frases materia de la denuncia no constituyen elementos distintivos, por lo que no afectan los
derechos marcarios del denunciante, es decir, ni “postre” ni“paleta”, ni la conjunción de ambos,
son ni pueden ser signos distintivos en el negocio heladero.
6. RESPECTO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La sala ha manifestado que el artículo 238 de la Decisión 486, establece que el titular de un
derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional
competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra
quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Así mismo, hace mención al artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece que el registro de
una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:
 Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos

para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
 Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
En consecuencia, concurro en opinión con la sentencia emitida por la sala, al declarar fundado el
recurso de apelación planteado por el denunciante, claramente se evidencia una transgresión a
la propiedad industrial.

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ASUNTO: NULIDAD PARCIAL DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / ACCIÓN POR

2.2. Por parte de los denunciados.

3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante Resolución N° 3932-2019/CSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2019, la

 Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial

 Solicita la nulidad de la resolución, en la medida que su derecho de defensa ha sido

las de sus marcas registradas y solicitó el hacer ejercicio de su derecho de uso de la

5. FORMA COMO RESOLVIÓ LA SALA.

 Declarar NULA la Resolución Nº 3932-2019/CSDINDECOPI de fecha 27 de agosto de

 DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo

6. RESPECTO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos

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