ILMO. SR.

PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL - INPI

Nº do Processo: xxxxxxxxxxx
Titular: xxxxxxxxxxxx

Marca :

xxxxxxxxxxxxxx, (qualificação), vem à sua presença, nos termos do

Art. 212 da Lei 9.279/96 - LPI, apresentar sua RECURSO em face
do INDEFERIMENTO ao PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA, contra decisão 0000000000, pelos fatos e motivos que
passa a expor.

I - BREVE SÍNTESE

Trata-se de pedido de registro da marca “xxxxxxxxxxxx”, indeferida pelo

seguinte motivo:

“Em continuidade ao exame, foi promovida a busca por

anterioridades na classe, onde foi identificada uma anterioridade
de terceiros imitada pelo pedido em exame, para assinalar
serviços de mesma segmentação mercadológica, suscetível de
causar confusão ou associação junto ao consumidor. Sendo
assim, indefere-se o pedido em exame pelo registro de marca
em vigor colidente da Opoente juntamente com o registro de
marca em vigor colidente de terceiros.

Buscas por anterioridades realizadas unicamente na classe, de

acordo com o art. 26 da Portaria/INPI/PR n° 08/2022.”

O que deve ser revisto, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

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II - DOS PONTOS PRINCIPAIS A SEREM OBSERVADOS

1. A empresa requerente trata-se de .

2. Foi oferecida oposição por empresa que detem o registro de marca

semelhante a que se pretende registrar, contudo, trata-se de ramos de atividade
TOTALMENTE DISTINTOS, estando em classes diferentes, sendo a requerente empresa do
ramo da instalação e manutenção elétrica (eletricista), e a oponente do ramo de corretagem de
seguros.

3. Além disso, as empresas são de estados da federação diferentes, estando a

895 km de distância uma da outra.

III - DO DIREITO

Assim como todo e qualquer processo administrativo, o registro de marca é

regido pelo princípio da legalidade, segundo o qual, todo procedimento deve observar os
comandos legais que o regulamentam.

Assim, considerando o disposto na Lei nº 9.279/96 que regula os direitos e

obrigações relativos à propriedade industrial, passa a demonstrar os motivos que devem
conduzir à imediata revisão da decisão, ora recorrida.

No presente caso, o indeferimento do pedido fundamentou-se, principalmente,

pelo artigo 124, em seu inciso XIX, da LPI, que dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia;

Da análise da referida norma, depreende-se que a legislação mencionada busca

preservar a marca registrada, ou seja, o objetivo principal da norma é evitar que um particular

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aproprie-se de marca já conhecida para se beneficiar do renome existente pertencente a outro
detentor.

Ocorre que no presente caso, a marca “xxxxxxxxxxx” esta relacionado ao ramo

de instalações e manutenções elétricas, principalmente residenciais, ou seja, completamente
diferente do ramo da marca “xxxxxxxxxxxx”, que está relacionada ao ramo de corretagem de
seguros.

De modo que não ocorre no presente caso qualquer dolo em apropriar de marca
registrada para obter vantagem comercial, uma vez que se tratam de empresas em segmentos
muito distintos, não causando confusão ao consumidor, vejamos:

Objeto social do Opoente: xxxxxxxxxxxxxxx

Objeto social do Titular: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ou seja, evidentemente que o cliente não fará associação da nova marca à

marca do opoente, por tratarem-se de ramos distintos. O consumidor que procura pelo
serviço de corretagem de seguros da empresa xxxxxxxxxxxx, não vai ser confundido pela
existencia de uma empresa localizada em outro Estado, que presta serviço de instalação
e manutenção elétrica.

Sobre o assunto, a jurisprudência confirma:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AÇÃO DE NULIDADE DE

REGISTRO DE MARCA - LOGOTIPO CERTIFICADO PELA
ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES DA UFRJ - DIREITO
AUTORAL - APROVEITAMENTO INDUSTRIAL OU
COMERCIAL DA IDEIA CONTIDA NA OBRA - RISCO DE
CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO PELO CONSUMIDOR.
I - Não há como perquirir de confusão ou associação para o
público consumidor entre uma marca com configuração visual
semelhante à do logotipo de outra empresa que não revela maior

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 distintividade, quando ambas atuam em segmentos
mercadológicos absolutamente distintos - artigos do vestuário e
transporte rodoviário de cargas -. II - O aproveitamento industrial ou
comercial das idéias contidas nas obras afasta a proteção autoral
conferida pela Lei nº 9.610/98, ut art. 8º, VII. III - Apelação conhecida
e não provida. (TRF-2 - AC: 01580676920154025101 RJ 0158067-
69.2015.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA
GRANADO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª TURMA
ESPECIALIZADA) #3045725

Do mesmo modo, classe especificada junto ao INPI para a marca “yyyyyyyyy”

é totalmente e substancialmente diferente daquela informada para a marca “xxxxxxxxx”.

Vejamos a classe especificada nos registros apresentados pela OPONENTE:

(print)

Da classe especificada para a marca do REQUERENTE:

(print)

Como se denota as marcas da oponente e da requerente são de fato muito

distintas, de forma que a mera semelhança do nome por si só, NÃO é capaz de provocar
qualquer confusão ao consumidor, tanto pelo objeto do serviço prestado, quanto pela
logomarca utilizada, como pela classe de serviços indicados no registro.

Ressaltando que, em que pese a oponente ter registrado a marca yyyyyyyyyyy,

utiliza com maior frequência o nome xxxxx, o que distingue ainda mais as marcas, uma vez
que a marca requerida será utilizada SEMPRE na forma composta, qual seja, xxxxxxxxxxx.

De modo que, repisa-se que no presente caso, ainda que haja semelhança entre
a marca registrada da marca ora requerida, não há qualquer confusão entre os
consumidores diante da SIGNIFICATIVA DISTINÇÃO dos serviços ofertados e, por
consequência, inexistente a concorrência desleal vedada pela lei.

Portanto, o presente quadro não se enquadra na vedação legal, sendo permitida

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a coexistência de ambas as marcas, conforme entendimento já proferido pelo e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO

MARCÁRIO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. ARQUIVAMENTO
DO CONTRATO SOCIAL PREVIAMENTE À CONCESSÃO DO
REGISTRO PELO INPI. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA.
ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS
DISTANTES. (...) 2- O propósito recursal é definir se a utilização do
nome empresarial da recorrida viola o direito de uso exclusivo de
marca titulada pelo recorrente.
3- Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção
jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados
contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se
evitar que o público consumidor seja confundido quanto à
procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
4- Hipótese concreta em que o Tribunal de origem assentou (i) que
a recorrida utiliza seu nome empresarial desde antes do depósito da
marca do recorrente no INPI, (ii) que a convivência de ambos não
gera confusão no público consumidor; e (iii) que não há qualquer
elemento nos autos que indiciem a obtenção de vantagens indevidas
pela recorrida decorrentes da utilização da denominação em
questão (sobretudo quando se considera que as sedes das empresas
localizam-se a aproximadamente 270 km de distância uma da
outra). A solução da controvérsia pelo acórdão impugnado, portanto,
está em total consonância com o que dispõe a legislação de regência
e com o entendimento do STJ acerca da matéria. 5- O reexame de
fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6- O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7-
Recurso especial não provido. (REsp 1707881/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe 29/11/2017)

No presente caso, as características destacadas pelo Superior Tribunal de

Justiça se enquadram a presente situação, quais sejam:

 Uso da marca pelo requerente previamente ao primeiro

registro.
 Ausência de confusão entre os consumidores, uma vez que
as empresas atuam em ramos completamente diferentes e

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 cobertura geográficas distantes (895km de distância),
conforme qualificação da requerente e da oponente, estando a
requerente “xxxxxxx” situada na cidade de , e a oponente
“yyyyyyyyyyyy”, situada na cidade de ; e
 O Recorrente não obtém qualquer vantagem ou benefício
sobre a marca já existente, por se tratar de público alvo,
segmento e região completamente distintos.

Portanto, plenamente cabível a coexistência das marcas, conforme corrobora a

jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA

DA AUTORA REGISTRADA NO INPI. NOME EMPRESARIAL
DA RÉ ANTERIOR AO REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL
E CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO DA RÉ
DE NOTÓRIO CONHECIMENTO NACIONAL E DA AUTORA
LIMITADA AO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. Cuida-se de ação de abstenção de uso e de indenização por
alegado uso indevido da marca Villa Sertaneja Country Club,
registrada pela parte autora perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial INPI. A parte ré refere exercer atividades de
organização de festas e eventos desde 2001, com a utilização do nome
empresarial Villa Country Maclemon Ltda., consoante demonstra o
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. Compulsando os
autos, verifica-se que o deferimento da concessão da marca junto ao
INPI se deu no ano de 2013, quando já regularmente instituído o nome
empresarial da demandada, que ocorreu em 2001. Tal fato remete à
aparente contradição ao que disciplina o art. 124, V, da Lei nº
9.279/1996. Entretanto, eventual contrariedade nesse ponto deve ser
veiculada à Justiça Federal, em ação própria, em face do INPI. Em
relação à alegação de concorrência desleal, ainda que possa ser
discutida eventual semelhança entre a marca registrada da parte
autora e o nome empresarial da ré, não há qualquer confusão
entre os consumidores diante dos serviços ofertados pelas partes.
Em que pese ambas as partes atuem no ramo de eventos, a ré é
empresa nacionalmente conhecida por sua produção de grandes festas
e shows, com atuação no Estado de São Paulo, enquanto a parte autora
limita-se à cidade de Carlos Barbosa, no interior do Estado do Rio
Grande do Sul, o que indica a impossibilidade de concorrência ou
confusão entre elas, especialmente por seus consumidores. Portanto,

#3045725 Wed Jul 20 18:03:45 2022

 deve ser mantida hígida a bem lançada sentença, que reconheceu a
possibilidade de convivência entre as duas marcas. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Apelação
70076972975, Relator(a): Lusmary Fatima Turelly da Silva, Quinta
Câmara Cível, Julgado em: 26/06/2018, Publicado em: 03/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE

MARCA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA
REQUERENTE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO PARA QUE A
APELADA DEIXE DE UTILIZAR A EXPRESSÃO "PALÁCIO"
EM SEU NOME FANTASIA (RESTAURANTE PALÁCIO DA
GLÓRIA) - APELANTE QUE OBTEVE O REGISTRO DA
MARCA NOMINATIVA "BAR E RESTAURANTE PALÁCIO"
PELO INPI - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO "PALÁCIO", AINDA QUE
AMBOS ESTABELECIMENTOS ATUEM NO RAMO DE
RESTAURANTES - AUSÊNCIA DE MARCA DE ALTO
RENOME, NOS TERMOS DO ART. 125 DA LEI N. º 9.279/96 -
COEXISTÊNCIA DO NOME FANTASIA DA APELADA COM A
MARCA DA APELANTE QUE NÃO É APTA A CAUSAR
CONFUSÃO NO CONSUMIDOR OU PREJUÍZO À TITULAR DA
MARCA, PASSÍVEL DE CARACTERIZAR CONCORRÊNCIA
DESLEAL - NOME FANTASIA DA APELADA, SÍMBOLOS
GRÁFICOS E DISTINÇÃO ENTRE O PÚBLICO ALVO QUE É
SUFICIENTE PARA AFASTAR A COLIDÊNCIA - RECURSO
DESPROVIDO 1. Pelo primado do princípio da "especificidade",
inerente ao registro da marca, a proteção da marca registrada é
limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os
consumidores se confundir; salvo quando o INPI reconhece sua
natureza de "marca de alto renome". 2. "Destaco que duas marcas
iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe,
desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os
produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da
especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo
produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro
identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa
possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão
registradas na mesma classe ou em classes diferentes" (COELHO,
Fábio Ulhoa). 3. "Segundo o princípio da especialidade ou da
especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI,
estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou
afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros"

#3045725 Wed Jul 20 18:03:45 2022

 (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). (TJPR -
18ª C.Cível - 0017761-64.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Denise
Kruger Pereira - J. 13.06.2018)

Não basta observar a anterioridade e similaridade das marcas registradas, é

preciso considerar a classe em que a marca esta inserida, bem como O CONTEXTO em que
as marcas estão sendo exploradas.

Afinal, apesar da similaridade das marcas, há perfeita possibilidade de

convivência entre as duas, uma vez que inexiste a confusão dos consumidores, não
configurando qualquer benefício indevido ao recorrente.

IV - DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente recurso, com a

revisão da decisão que negou o pedido do recorrente, para fins de que seja dado seguimento
ao trâmite de registro da marca, na forma requerida.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

#3045725 Wed Jul 20 18:03:45 2022