RESOLUCION #0731-2011/CSD-INDECOPI: 1. Antecedentes

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION Nº 0731-2011/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 420037-2010
SOLICITANTE : SILVESTRE PERU S.A.C.
OPOSITORA : YARA INTERNATIONAL ASA
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICIÓN ANDINA
Lima, 30 de marzo de 2011.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 04 de mayo de 2010, SILVESTRE PERU S.A.C., de Perú, solicita el registro
de la marca de producto constituida por la denominación YARDA y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
para distinguir abonos, fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2010, YARA INTERNATIONAL ASA, de

Noruega, formula oposición señalando lo siguiente:
- Es titular en el Perú de las siguientes marcas registradas que distinguen productos de

la clase 01 de la Clasificación Internacional:
Marca Certificado
YARA y logotipo 106697
YARAMILA 136073
- Asimismo, ha solicitado en el Perú, el registro de las siguientes marcas para distinguir

productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional:
Marca Expediente
YARA 424275-2010
YARABELA 424280-2010
YARAVITA 424281-2010
YARALIVA 424282-2010
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YARAVERA 424283-2010
- Es titular en Colombia de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase

01 de la Clasificación Internacional, las cuales constituyen base de su oposición:
Marca Certificado
YARA 293114
YARAMILA 321702
YARABELA 322092
YARAVITA 337007
YARALIVA 337008
YARAVERA 337030
- El interés real en el mercado peruano respecto de sus marcas registradas en

Colombia se encuentra acreditado con las marcas registradas y solicitadas a su favor
en el Perú.
- El signo solicitado es casi idéntico y por tanto confundible con las marcas registradas
a su favor. En efecto los signos en conflicto comparten las letras Y-A-R-A y solo se
diferencian en la letra D.
- Los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, productos
similares y/o complementarios.
- Las marcas de su empresa son notoriamente conocidas, como resultado del continuo
uso de las mismas y de su expansión en el mercado internacional.
- El signo solicitado es una imitación de sus marcas, por lo que la solicitante pretende
aprovecharse del prestigio de las mismas.
Ampara su oposición en lo establecido en los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión
486, así como en los artículos 45, 46 y 54 del Decreto Legislativo Nº 1075.
Adjunta copia de las Certificaciones emitidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, correspondiente a los certificados Nº 293114, Nº 293115, Nº
321702, Nº 322092, Nº 337007, Nº 337008 y Nº 337030.
Al absolver el traslado de la oposición formulada, la solicitante indica lo siguiente:
- Los consumidores no confundirán el signo solicitado con las marcas de la opositora,

puesto que el signo solicitado será asociado con una unidad de medida (YARDA), en
tanto que el término YARA no tiene significado alguno en idioma español.
- La marca mixta de la opositora incluye en su conformación la figura de un galeón, y
velas estilizadas que ocupan la mayor parte dentro del conjunto.
Cita ejemplos de otros signos que, según señala, coexisten no obstante ser similares.
Mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2010, la opositora señala ser titular de otras
marcas registradas en Perú, Colombia, Ecuador y a nivel mundial, por lo que debe
reconocerse la notoriedad de sus marcas en el Perú. Asimismo, señala que su empresa
es la mayor productora mundial de fertilizantes minerales nitrogenados. De otro lado
agrega que la marca YARA es utilizada por su empresa como “housemark”, por lo que
de admitirse el registro del signo solicitado se afectaría el prestigio de su empresa.
Finalmente, adjunta copias de certificados de sus marcas otorgadas en Colombia y
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Ecuador, un reporte de marcas de su empresa e impresiones de la página web de
wikipedia.
Mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2010, la opositora señala que la solicitante no

ha realizado un análisis comparativo entre el signo solicitado y las marcas YARA,
YARAMILA, YARABELA, YARAVITA, YARALIVA y YARAVERA registradas a su favor en
la Comunidad Andina. Asimismo, agrega que la solicitante actúa con mala fe y pretende
introducir al mercado un producto susceptible de crear confusión, aprovechándose del
prestigio de sus marcas. Finalmente, cita jurisprudencia que considera aplicable al
presente caso.
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde

determinar:
(i) Si las marcas alegadas por la opositora ostentan la calidad de notoriamente

conocidas y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión
486.
(ii) Si YARA INTERNATIONAL ASA, cuenta con legítimo interés para formular oposición
en base a sus marcas registradas en Colombia.
(iii) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado YARDA y
logotipo y las marcas registradas en Perú y Colombia a favor de la opositora.
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
3.1. Cuestión previa - Principio de Preclusión
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140.4 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la preclusión por el vencimiento de plazos
administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que
por existir dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárseles
tratamiento paritario.
En ese sentido, debe entenderse que las partes tienen la facultad de presentar en
cualquier etapa del procedimiento las alegaciones y medios probatorios que
consideren pertinentes, siempre que se circunscriban a abundar o probar los
argumentos o alegaciones formuladas en su escrito de oposición, siendo obligación de
la Administración evaluarlos al momento de emitir la resolución final; sin que en este
estado del procedimiento pueda invocar nuevos argumentos no expuestos en su
oposición en virtud a lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley 27444.
Adicionalmente, debemos tener en cuenta lo señalado en el artículo 146 de la Decisión

486, el cual dispone que: “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición
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fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.” (El subrayado es de la
Comisión).
En este sentido, se desprende que quien pretenda oponerse a un registro de marca,

deberá hacerlo por única vez a través del escrito de oposición en el cual alegue todos
los fundamentos por los cuales considera que el signo solicitado no debe ser admitido
a registro.
En el presente caso, si bien mediante escritos de fechas 24 de agosto y 27 de octubre

de 2010, la opositora señala que la marca YARA es utilizada por su empresa como
“housemark” y que la solicitante actúa con mala fe, respectivamente, cabe señalar que
dichos argumentos no fueron sustento de su oposición.
En efecto, conforme se advierte del escrito de oposición de fecha 15 de julio de 2010,

la opositora fundamenta su oposición en lo siguiente:
- El alegado carácter notoriamente conocido de sus marcas, supuesto contemplado

en el artículo 136 inciso h), de la Decisión 486.
- El alegado riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas
en Perú (certificados Nº106697 y Nº 136073), supuesto contemplado en el artículo
136 inciso a), de la Decisión 486; y,
- El alegado riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas en
Colombia (certificados Nº 293114, Nº 293115, Nº 321702, Nº 322092, Nº 337007, Nº
337008 y Nº 337030), supuesto contemplado en el artículo 147 de la Decisión 486.
De lo expuesto, se concluye que YARA INTERNATIONAL ASA alegó nuevos

argumentos con posterioridad a la presentación de la oposición formulada, por lo que
no corresponde considerar los referidos argumentos como sustento de su oposición,
en virtud al principio de preclusión que rige en los procedimientos administrativos
trilaterales.
3.2. Informe de antecedentes.
De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que YARA

INTERNATIONAL ASA, de Noruega, es titular de las siguientes marcas:
a) El diseño de un barco vikingo en forma estilizada y debajo la denominación YARA,

todo esto dentro de una figura cuadrangular de fondo negro; conforme al modelo
adjunto:
Inscrita el 17 de mayo de 2005, con certificado Nº 106697, vigente hasta el 17 de

mayo de 2015, para distinguir productos químicos para usar en la industria,
agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos químicos industriales,
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tales como, productos químicos basados en el nitrógeno, incluyendo amonio,
bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico,
ácido clorhídrico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato
de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sus floculantes; gases industriales,
gases especiales y gases para soldadura, incluyendo acetileno, metil acetileno,
oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio,
hidrogeno, neón, kriptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases,
todos en estado gaseoso, líquido o sólido; catalizadores; preparaciones
criogénicas, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
b) La denominación YARAMILA, inscrita el 06 de marzo de 2008, con certificado Nº

136073, vigente hasta el 06 de marzo de 2018, para distinguir productos químicos
destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, excepto fungicidas,
herbicidas, insecticidas y parasiticidas; fertilizantes; productos químicos
industriales, tales como, productos químicos basados en nitrógeno, incluyendo
amonio, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido
nítrico, ácido hidroclórico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de
calcio, nitrato de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sales de los mismos;
floculantes; gases industriales, gases especializados y gases de soldar, incluyendo
acetileno, metil acetileno, oxigeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido
de carbono, helio, hidrógeno, neón, kriptón, zenón, metano, deuterio y mezclas de
dichos gases, todos en estado gaseoso, líquido o sólido; catalizadores;
preparaciones criogénicas; productos químicos destinados a la ciencia y fotografía;
resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para
las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias
curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 01 de la
Clasificación Internacional.
c) La denominación YARA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado Nº

170160, vigente hasta el 24 de noviembre de 2020, para distinguir productos
químicos para usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura;
fertilizantes; productos químicos industriales, tales como, productos químicos
basados en el nitrógeno, incluyendo amonio, bicarbonato de amonio, nitrato de
amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico,
urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato de sodio;
ácido fórmico y sus sales; floculantes; gases industriales, gases especiales y
gases para soldadura, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxígeno, nitrógeno,
argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrógeno, neón, kriptón,
xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado gaseoso,
líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas, de la clase 01 de la
Clasificación Internacional. Dicha marca fue tramitada mediante el expediente Nº
424275-2010, presentado con fecha 17 de junio de 2010.
d) La denominación YARABELA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

Nº 170162, vigente hasta el 24 de noviembre de 2020, para distinguir productos
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e) La denominación YARAVITA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

Nº 170163, vigente hasta el 24 de noviembre de 2020, para distinguir fertilizantes,
de la clase 01 de la Clasificación Internacional. Dicha marca fue tramitada
mediante el expediente Nº 424281-2010, presentado con fecha 17 de junio de
2010.
f) La denominación, YARALIVA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

g) La denominación YARAVERA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación Internacional. Dicha marca fue
tramitada mediante el expediente Nº 424283-2010, presentado con fecha 17 de
junio de 2010.
3.3. Notoriedad de las marcas de la opositora
YARA INTERNATIONAL ASA, alega que las marcas de su empresa son notoriamente
conocidas, tanto mundial, como regionalmente, como resultado del continuo uso de
dichas marcas y de su expansión en el mercado internacional.
Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con

acreditar la notoriedad de dichas marcas, a fin de determinar si el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h)
de la Decisión 486.
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3.3.1. Marco conceptual y legal
El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro
por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece
que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los
canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que
se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base

jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas;
protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso
puede trascender el principio de especialidad.
En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa
vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el
caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en
función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una
marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su
titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de
notoria.
De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la
protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del
país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de
notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de
conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que
perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular.
Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al
principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son
protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según
sea el sistema de adquisición marcaria.
Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección

que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios
idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso
de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las
pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios
de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la
marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.
A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la

Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en
cuenta, los mismos que se detallan a continuación:
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a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo

distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente.
Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486,
anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará
que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.
Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-

INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 20091, la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha
Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una
marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del
artículo 136 de la Decisión Andina 486.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la
notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio
de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la
marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la
autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.
De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta

"[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la
1
Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.
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circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración
suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"2.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un

fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello
no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban
ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto.
Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión
de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo
prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente,
toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina
que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto
tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad
administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la
calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada
nuevamente.
En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las

marcas YARA, YARA y logotipo, YARAMILA, YARABELA, YARAVITA, YARALIVA y
YARAVERA, de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios
probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.
3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad de las marcas de la opositora
En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad de sus marcas, la

opositora adjunta los siguientes medios probatorios:
1. Copias de certificados de sus marcas otorgadas en Perú, Colombia y Ecuador

(obrantes de fojas 77 a 103).
2. Copia de un reporte de números de registros, fechas de publicaciones, fechas de
renovación y vencimientos, sin indicar las marcas a las cuales corresponden
(obrantes de fojas 104 a 120).
3. Impresión de la página web de wikipedia, de fecha 24 de agosto de 2010 (obrante a
foja 121).
3.3.3. Evaluación de los medios probatorios
Al respecto, en cuanto a las copias de los certificados correspondientes a marcas

registradas a favor de la opositora en el extranjero, particularmente Colombia y Ecuador,
así como respecto al reporte de marcas registradas a favor de la opositora en el
extranjero, se advierte que dichos documentos tan solo muestran el interés de la
opositora en proteger sus marcas; sin embargo por sí solos los referidos documentos no
demuestran que las marcas YARA, YARA y logotipo, YARAMILA, YARABELA,
YARAVITA, YARALIVA y YARAVERA, sean efectivamente conocidas en los países en
los que se encuentran registradas, o que sean conocidas por parte del público
consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.
2
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 06-IP-2005. Pág. 12.
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De otro lado, cabe señalar que la impresión de la página web adjuntada por la
opositora (obrante a foja 121), es de fecha posterior al inicio del presente procedimiento,
por lo que no puede ser tomada en cuenta a fin de acreditar la notoriedad invocada.
Sin perjuicio de ello, se advierte que dicha impresión contiene información respecto de
algunos aspectos de la empresa opositora, tales como una reseña de su creación y
algunas de sus principales actividades, además de una reproducción de la marca YARA
y logotipo; sin embargo, de dicho medio probatorio no se desprende el grado de
conocimiento de las marcas cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor
pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.
3.3.4. Conclusión
De lo anteriormente expuesto, luego de realizar el análisis de los medios probatorios

que obran en el expediente, se concluye que no se ha acreditado que las marcas
YARA, YARA y logotipo, YARAMILA, YARABELA, YARAVITA, YARALIVA y
YARAVERA, gocen de la calidad de notoriamente conocidas. Siendo así, no resulta
aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión
Nº 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.
3.4. Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la

Decisión 486.
El artículo 146 de la Decisión Nº 486 señala que “dentro del plazo de treinta días
siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar,
por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la
marca”.
Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine

qua non para que la observación3 sea aceptada por la oficina nacional competente es
que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación,
interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.4
El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se

formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una
lesión de otorgarse el registro solicitado.
Por otro lado, el artículo 147 de la Decisión Nº 486 establece que tienen legítimo interés
para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca
idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en
cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, la opositora deberá acreditar su
interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a
tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
3
La referencia a “observación” debe ser entendida en este caso como “oposición”, en virtud a las
disposiciones de la actual Decisión Nº 486.
4
Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial Nº 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.
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En ese sentido, corresponde analizar si YARA INTERNATIONAL ASA, de Noruega,
cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a sus marcas registradas en
Colombia.
a) Respecto de la marca YARA (certificado Nº 293114).
En el presente caso, YARA INTERNATIONAL ASA, sustenta su oposición alegando ser

titular de la marca de producto YARA, inscrita en Colombia con certificado Nº 293114,
para distinguir productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional. En ese sentido,
la opositora presenta copia de la certificación emitida por la Superintendencia de
Industria y Comercio de la República de Colombia correspondiente al certificado Nº
293114, del cual se ha verificado que YARA INTERNATIONAL ASA es titular en
Colombia de la marca YARA, inscrita para distinguir productos químicos para usar en la
industria, la agricultura la horticultura y la silvicultura, fertilizantes, productos químicos
industriales, a saber productos químicos con base en nitrógeno, incluyendo amoniaco,
bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido
clorhídrico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio
y nitrato de sodio; ácido fórmico y sales del mismo, floculantes, gases industriales, gases
especializados y gases para soldadura, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxigeno,
nitrógeno, argón, bióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrogeno, neón,
criptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estados gaseosos,
líquidos o sólidos; catalizadores, preparaciones criogénicas, de la clase 01 de la
Clasificación Internacional. Cabe señalar que la referida marca se encuentra vigente
hasta el 28 de enero de 20155.
Asimismo, se ha verificado que la empresa opositora es titular en el Perú de la marca

de producto YARA (certificado Nº 170160), para distinguir productos químicos para
usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos
químicos industriales, tales como, productos químicos basados en el nitrógeno,
incluyendo amonio, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno,
ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de
calcio, nitrato de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sus sales; floculantes;
gases industriales, gases especiales y gases para soldadura, incluyendo acetileno,
metil acetileno, oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono,
helio, hidrógeno, neón, kriptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases,
todos en estado gaseoso, líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas,
de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
En tal sentido, la empresa opositora se encuentra legitimada para formular oposición a

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARA registrada en
Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano
respecto de los productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional que distingue la
marca YARA (certificado Nº 170160), registrada en el Perú.
5
Información verificada en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/RegistroSignos.php?codi
_sign=167835, consultada el 22 de marzo de 2011.
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b) Respecto de la marca YARA y logotipo (certificado Nº 293115).

titular de la marca de producto YARA y logotipo, inscrita en Colombia con certificado Nº
293115, para distinguir productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional. En ese
sentido, la opositora presenta copia de la certificación emitida por la Superintendencia
de Industria y Comercio de la República de Colombia correspondiente al certificado Nº
Colombia de la marca YARA (mixta), inscrita para distinguir productos químicos para
usar en la industria, agricultura, horticultura y selvicultura; fertilizantes, productos
químicos industriales, a saber productos químicos con base en nitrógeno, incluyendo
amoniaco, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, acido
nítrico, acido clorhídrico, acido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio,
nitrato de potasio y nitrato de sodio; acido fórmico y sales del mismo; floculantes;
gases industriales, gases especializados y gases para soldadura, incluyendo acetileno,
metil-acetileno, oxigeno, nitrógeno, argón, bióxido de carbono, monóxido de carbono,
helio, hidrogeno, neón, criptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases,
todos en estados gaseosos, líquidos o sólidos; catalizadores, preparaciones
criogénicas, de la clase 01 de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que la
referida marca se encuentra vigente hasta el 28 de enero de 20156.

de producto YARA (certificado Nº 106697), para distinguir productos químicos para
usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos
calcio, nitrato de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sus floculantes; gases
industriales, gases especiales y gases para soldadura, incluyendo acetileno, metil
acetileno, oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio,
hidrogeno, neón, kriptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos
en estado gaseoso, líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas, de la
clase 01 de la Clasificación Internacional.

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARA y logotipo
registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el
mercado peruano respecto de los productos de la clase 01 de la Clasificación
Internacional que distingue la marca YARA y logotipo (certificado Nº 106697), registrada
en el Perú.
c) Respecto de la marca YARAMILA (certificado Nº 321702).

titular de la marca de producto YARAMILA, inscrita en Colombia con certificado Nº
6
Página 12 de 24
Colombia de la marca YARAMILA, inscrita para distinguir productos químicos
destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos
químicos industriales, a saber, productos químicos a base de nitrógeno, incluyendo
nitrato de potasio y nitrato de sodio; acido fórmico y sales del mismo; floculantes; gases
industriales, gases especializados y gases de soldadura, incluyendo acetileno, metil
acetileno, oxigeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio,
hidrogeno, neón, criptón, nexon, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado
gaseoso, liquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas, de la clase 01 de la
hasta el 31 de agosto de 20167.

de producto YARAMILA (certificado Nº 136073), para distinguir productos químicos
herbicidas, insecticidas y parasiticidas; fertilizantes; productos químicos industriales,
tales como, productos químicos basados en nitrógeno, incluyendo amonio, bicarbonato
de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido
hidroclórico8, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de
potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sales de los mismos; floculantes; gases
industriales, gases especializados y gases de soldar, incluyendo acetileno, metil
hidrógeno, neón, kriptón, zenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos
en estado gaseoso, líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas;
productos químicos destinados a la ciencia y fotografía; resinas artificiales en estado
bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos
destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
destinados a la industria, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARAMILA registrada
en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado
peruano respecto de productos químicos destinados a la industria, agricultura,
horticultura y silvicultura, fertilizantes; productos químicos industriales, tales como,
productos químicos basados en nitrógeno, incluyendo amonio, bicarbonato de amonio,
nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido hidroclórico, ácido
fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato de
sodio; ácido fórmico y sales de los mismos; floculantes; gases industriales, gases
especializados y gases de soldar, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxigeno,
nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrógeno, neón,
kriptón, zenón, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado gaseoso, líquido
7
8
Hidroclórico: clorhídrico. Información obtenida de www.rae.es, fecha de entrada 22 de marzo
de 2011.
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o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas; de la clase 01 de la Clasificación
Internacional.
d) Respecto de la marca YARABELA (certificado Nº 322092).

titular de la marca de producto YARABELA, inscrita en Colombia con certificado Nº
Colombia de la marca YARABELA, inscrita para distinguir productos químicos
destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos
químicos industriales, a saber, productos químicos a base de nitrógeno, incluyendo
nitrato de potasio y nitrato de sodio; acido fórmico y sales del mismo; floculantes; gases
industriales, gases especializados y gases de soldadura, incluyendo acetileno, metil
hidrogeno, neón, criptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en
estado gaseoso, liquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas, de la clase 01
de la Clasificación Internacional. Cabe señalar que la referida marca se encuentra
vigente hasta el 18 de octubre de 20169.

de producto YARABELA (certificado Nº 170162), para distinguir productos químicos
para usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARABELA
Internacional que distingue la marca YARABELA (certificado Nº 170162), registrada en
el Perú.
9
Página 14 de 24
e) Respecto de la marca YARAVITA (certificado Nº 337007).

titular de la marca de producto YARAVITA, inscrita en Colombia con certificado Nº
Colombia de la marca YARAVITA, inscrita para distinguir fertilizantes, de la clase 01 de
la Clasificación Internacional. Cabe señalar que la referida marca se encuentra vigente

de producto YARAVITA (certificado Nº 170163), para distinguir fertilizantes, de la clase
01 de la Clasificación Internacional.

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARAVITA registrada
peruano respecto de los productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional que
distingue la marca YARAVITA (certificado Nº 170163), registrada en el Perú.
f) Respecto de la marca YARALIVA (certificado Nº 337008).

titular de la marca de producto YARALIVA, inscrita en Colombia con certificado Nº
Colombia de la marca YARALIVA, inscrita para distinguir productos químicos para uso
industrial, agrícola, hortícola y forestal; fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación
Internacional. Cabe señalar que la referida marca se encuentra vigente hasta el 08 de
agosto de 201711.

de producto YARALIVA (certificado Nº 170164), para distinguir productos químicos
10
11
Página 15 de 24

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARALIVA registrada
peruano respecto de productos químicos para usar en la industria, agricultura y
horticultura; fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
g) Respecto de la marca YARAVERA (certificado Nº 337030).

titular de la marca de producto YARAVERA, inscrita en Colombia con certificado Nº
Colombia de la marca YARAVERA, inscrita para distinguir productos químicos para uso
en industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes, de la clase 01 de la

de producto YARAVERA (certificado Nº 170165), para distinguir productos químicos
para usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes, de la clase
01 de la Clasificación Internacional.

la presente solicitud de registro en base a su marca de producto YARAVERA
Internacional que distingue la marca YARAVERA (certificado Nº 170165), registrada en
el Perú.
3.5. Evaluación del riesgo de confusión
YARA INTERNATIONAL ASA, sustenta su oposición en la titularidad de las siguientes

marcas registradas en el Perú para distinguir productos de la clase 01 de la
Clasificación Internacional:
Marca Certificado
YARAMILA 136073
12
Página 16 de 24
Asimismo, sustenta su oposición en la titularidad de las siguientes marcas registradas
en Colombia, para distinguir productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
Marca Certificado
YARA 293114
YARAMILA 321702
YARABELA 322092
YARAVITA 337007
YARALIVA 337008
YARAVERA 337030
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad

Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación”.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, señala que la
interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en
cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo,
facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede

darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta,
no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá

tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los
productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo
general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
3.5.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestión
En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los
que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita
con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o
uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o
semejantes.
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Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera
en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificación Internacional.
Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos
o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su
segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación
Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.
En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá

analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares
según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,
utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir abonos, fertilizantes, de la

clase 01 de la Clasificación Internacional.
Por su parte, la marca registrada en Perú con certificado Nº 106697 y la marca registrada
en Colombia, con certificado Nº 293115, respecto de la cual se ha acreditado interés
real en el Perú, distinguen productos químicos para usar en la industria, agricultura,
horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos químicos industriales, tales como,
productos químicos basados en el nitrógeno, incluyendo amonio, bicarbonato de
amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido clorhídrico,
ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato
de sodio; ácido fórmico y sus floculantes; gases industriales, gases especiales y gases
para soldadura, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxígeno, nitrógeno, argón,
dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrogeno, neón, kriptón, xenón,
metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado gaseoso, líquido o
sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas, de la clase 01 de la Clasificación
Internacional.
La marca registrada en Perú, con certificado Nº 136073, distingue productos químicos

herbicidas, insecticidas y parasiticidas; fertilizantes; productos químicos industriales,
tales como, productos químicos basados en nitrógeno, incluyendo amonio, bicarbonato
de amonio, nitrato de amonio, tetroxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido hidroclórico,
ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato
de sodio; ácido fórmico y sales de los mismos; floculantes; gases industriales, gases
especializados y gases de soldar, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxigeno,
nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrógeno, neón,
kriptón, zenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado gaseoso,
líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas; productos químicos
Página 18 de 24
destinados a la ciencia y fotografía; resinas artificiales en estado bruto, materias
plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;
preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados
a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a
la industria, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.
La marca registrada en Colombia, con certificado Nº 321702, respecto de la cual se ha

acreditado interés real en el Perú, distingue productos químicos destinados a la
industria, agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes; productos químicos
industriales, tales como, productos químicos basados en nitrógeno, incluyendo
amonio, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido
nítrico, ácido hidroclórico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio,
nitrato de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sales de los mismos; floculantes;
gases industriales, gases especializados y gases de soldar, incluyendo acetileno, metil
hidrógeno, neón, kriptón, zenón, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado
gaseoso, líquido o sólido; catalizadores; preparaciones criogénicas; de la clase 01 de
la Clasificación Internacional.
Las marcas registradas en Colombia, con certificados Nº 293114, Nº 322092, respecto

de las cuales han acreditado interés real en el Perú, distinguen productos químicos
La marca registrada en Colombia con certificado Nº 337007, respecto de la cual se ha

acreditado interés real en el Perú, distingue fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación
Internacional.
Finalmente, las marcas registradas en Colombia con certificados Nº 337008 y Nº 337030,

respecto de las cuales han acreditado interés real en el Perú, distinguen productos
químicos para usar en la industria, agricultura y horticultura; fertilizantes, de la clase 01
de la Clasificación Internacional.
Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como las marcas registradas en
Perú y Colombia, distinguen fertilizantes.
Asimismo, existe vinculación entre los abonos que pretende distinguir el signo solicitado y
los fertilizantes que distinguen las marcas registradas en Perú y Colombia, en tanto se
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tratan de productos que cumplen la misma finalidad (la mejora de los cultivos), comparten
los mismos canales de comercialización y están dirigidos a los mismos consumidores13.
Del mismo modo, los abonos y fertilizantes que pretende distinguir el signo solicitado, se
encuentran vinculados con los productos químicos destinados a la agricultura, horticultura
y silvicultura y la urea que distinguen las marcas registradas en Perú y Colombia según
corresponda14, en tanto se tratan de productos que cumplen la misma finalidad (la mejora
de los cultivos), comparten los mismos canales de comercialización y están dirigidos a los
mismos consumidores15.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la
identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta
Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser
más riguroso en el examen comparativo de los signos.
3.5.2. Examen comparativo
A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo
confusión o inducir a error al público consumidor se deberán tener en cuenta los
siguientes criterios:
El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si

dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”
El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos

denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.
13
Criterio adoptado en la Resolución Nº 1365-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de junio de
2010, recaída en el expediente Nº 397148-2009.
14
Con excepción de las marcas registradas en Colombia con certificados Nº 337007 (solo distingue
fertilizantes) y Nº 337008 y Nº 337030 (no distinguen urea).
15
Ídem.
Página 20 de 24
El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos
figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.
El artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “tratándose de signos

mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los
criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.
Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza
conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta
los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los
artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el

artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”
Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo
general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener
presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención
que usualmente presten para su adquisición o contratación.
a) Respecto del signo solicitado YARDA y logotipo y la marca YARA, registrada en

Colombia (certificado Nº 293114).
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YARDA y logotipo y la

marca registrada en Colombia YARA, se advierte que los signos no resultan
semejantes.
En efecto, si bien las denominaciones que conforman al signo solicitado y la marca

registrada comparten algunas de sus letras (Y, A, R, A), éstas se encuentran
conformando sílabas distintas en cada caso, lo cual adicionado a la presencia de la
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consonante “D”, en la última sílaba del signo solicitado, determina que dichos signos
generen una entonación, pronunciación e impresión visual de conjunto diferente.
Asimismo, los elementos figurativos adicionales en el signo solicitado contribuyen a

diferenciarlos entre sí.
b) Respecto del signo solicitado YARDA y logotipo y las marcas YARA y logotipo,
registradas en Perú (certificado Nº 106697) y Colombia (certificado Nº 293115).
Marca registrada en
Signo solicitado
Perú y Colombia
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YARDA y logotipo y las

marcas YARA y logotipo, se advierte que los signos no resultan semejantes.
En efecto, si bien las denominaciones que conforman al signo solicitado y las marcas
registradas comparten algunas de sus letras (Y, A, R, A), éstas se encuentran
conformando sílabas distintas en cada caso, lo cual adicionado a la presencia de la
consonante “D”, en la última sílaba del signo solicitado, determina que dichos signos
generen una entonación, pronunciación e impresión visual de conjunto diferente.
Asimismo, los elementos figurativos adicionales en el signo solicitado y las marcas

registradas contribuyen a diferenciarlos entre sí.
c) Respecto del signo solicitado YARDA y logotipo y las marcas YARAMILA,

registradas en Perú (certificado Nº 136073) y Colombia (certificado Nº 321702).

marcas YARAMILA, se advierte que los signos no resultan semejantes.
conformando sílabas distintas en cada caso, adicionalmente la presencia de la
consonante “D”, en la última sílaba del signo solicitado y partícula final MILA en las
marcas registradas, determinan que dichos signos generen una entonación,
pronunciación e impresión visual de conjunto diferente.

d) Respecto del signo solicitado YARDA y logotipo y las marcas YARABELA

(certificado Nº 322092), YARAVITA (certificado Nº 337007), YARALIVA
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(certificado Nº 337008) y YARAVERA (certificado Nº 337030), registradas en
Colombia.

marcas YARABELA, YARAVITA, YARALIVA y YARAVERA, registradas en Colombia,
se advierte que los signos no resultan semejantes.
conformando sílabas distintas en cada caso, adicionalmente la presencia de la
consonante “D”, en la última sílaba del signo solicitado y las partículas finales BELA,
VITA, LIVA y VERA en las marcas registradas, respectivamente, determinan que
dichos signos generen una entonación, pronunciación e impresión visual de conjunto
diferente.

3.5.3. Conclusión
Por lo anterior, si bien el signo solicitado y las marcas registradas en Perú y Colombia
distinguen algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, dadas las
diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos, esta Comisión considera
que la concesión del registro solicitado no produciría confusión en el público
consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este
extremo.
3.6. Aplicación de la Jurisprudencia invocada
En el presente caso, la opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos en

algunas Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI.
Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto

Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las
resoluciones (…) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirá precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución
debidamente motivada (…) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual. (...)”.
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia

invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye
precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en
este extremo, el pedido formulado por la opositora.
Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de

evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple
con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna
Página 23 de 24
prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por
tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del
examen del correspondiente expediente.
3.7. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que

cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere
el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se
encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136
de la Decisión 486, asimismo, no se encuentra en el supuesto del artículo 147 de la
Decisión 486, por lo que corresponde acceder al registro del signo solicitado.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes

mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN
Declarar INFUNDADA la oposición formulada por YARA INTERNATIONAL ASA, de

Noruega; e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad
Industrial, a favor de SILVESTRE PERU S.A.C., de Perú, la marca de producto
constituida por la denominación YARDA y logotipo (se reivindica colores), conforme al
modelo adjunto, para distinguir abonos, fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación
Internacional; quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a
partir de la fecha de la presente Resolución.
Con la intervención de los miembros de Comisión: Patricia Victoria Gamboa

Vilela, Hugo Fernando González Coda y Miguel Ángel Sánchez del Solar
Quiñones.
Regístrese y comuníquese
PATRICIA VICTORIA GAMBOA VILELA

Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos
Directora de Signos Distintivos
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RESOLUCION #0731-2011/CSD-INDECOPI: 1. Antecedentes

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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITANTE : SILVESTRE PERU S.A.C.

OPOSITORA : YARA INTERNATIONAL ASA

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 30 de marzo de 2011.

para distinguir abonos, fertilizantes, de la clase 01 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2010, YARA INTERNATIONAL ASA, de

- Es titular en el Perú de las siguientes marcas registradas que distinguen productos de

- Asimismo, ha solicitado en el Perú, el registro de las siguientes marcas para distinguir

- Es titular en Colombia de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase

- El interés real en el mercado peruano respecto de sus marcas registradas en

Al absolver el traslado de la oposición formulada, la solicitante indica lo siguiente:

- Los consumidores no confundirán el signo solicitado con las marcas de la opositora,

Mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2010, la opositora señala que la solicitante no

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde

(i) Si las marcas alegadas por la opositora ostentan la calidad de notoriamente

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa - Principio de Preclusión

Adicionalmente, debemos tener en cuenta lo señalado en el artículo 146 de la Decisión

En este sentido, se desprende que quien pretenda oponerse a un registro de marca,

En el presente caso, si bien mediante escritos de fechas 24 de agosto y 27 de octubre

En efecto, conforme se advierte del escrito de oposición de fecha 15 de julio de 2010,

- El alegado carácter notoriamente conocido de sus marcas, supuesto contemplado

De lo expuesto, se concluye que YARA INTERNATIONAL ASA alegó nuevos

3.2. Informe de antecedentes.

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que YARA

a) El diseño de un barco vikingo en forma estilizada y debajo la denominación YARA,

Inscrita el 17 de mayo de 2005, con certificado Nº 106697, vigente hasta el 17 de

b) La denominación YARAMILA, inscrita el 06 de marzo de 2008, con certificado Nº

c) La denominación YARA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado Nº

d) La denominación YARABELA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

e) La denominación YARAVITA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

f) La denominación, YARALIVA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

g) La denominación YARAVERA, inscrita el 24 de noviembre de 2010, con certificado

3.3. Notoriedad de las marcas de la opositora

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las

3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad de las marcas de la opositora

En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad de sus marcas, la

1. Copias de certificados de sus marcas otorgadas en Perú, Colombia y Ecuador

3.3.3. Evaluación de los medios probatorios

Al respecto, en cuanto a las copias de los certificados correspondientes a marcas

De lo anteriormente expuesto, luego de realizar el análisis de los medios probatorios

3.4. Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se

a) Respecto de la marca YARA (certificado Nº 293114).

En el presente caso, YARA INTERNATIONAL ASA, sustenta su oposición alegando ser

Asimismo, se ha verificado que la empresa opositora es titular en el Perú de la marca

En tal sentido, la empresa opositora se encuentra legitimada para formular oposición a

En el presente caso, YARA INTERNATIONAL ASA, sustenta su oposición alegando ser