Derechos de autor y derechos conexos

Introducción
Luego de varias idas y venidas se promulgó la ley 17.616 de fecha 10 de enero de 2003, producto de
innumerables vicisitudes, alternativas y por que no presiones tanto a nivel interno como internacional.
Técnicamente la nueva ley introduce modificaciones a la ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937 sobre
Propiedad literaria y artística. La nueva normativa legal significa un paso sumamente importante en la
protección de autores y titulares de derechos conexos en tanto refleja tendencias actuales a nivel mundial en la
materia. El fenómeno de la globalización incide de manera sustancial en lo que tiene que ver con estos
derechos debido a la proyección internacional de las obras intelectuales, en todas sus formas, lo cual determina
que la regulación jurídica tanto dentro como fuera de fronteras tienda hacia la unificación de medidas y niveles
de protección, prevención y represión de practicas ilícitas las cuales generan una serie de efectos gravemente
dañosos.
Desde un punto de vista económico, es preciso señalar, que las industrias culturales constituyen una importante
fuente de empleo y creación de riquezas, que a modo de ejemplo y a nivel local representa un 3% del PBI
del Uruguay.
Como sostiene gran parte de la doctrina en la materia la ley 17.616 termina con la deuda legislativa de nuestro
país respecto a los compromisos internacionales asumidos al aprobar por ley 16.671 del 13 de diciembre de
1994 el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" y
por el decreto-ley 14.587 del 21 de octubre de 1976 la "Convención de Roma" del 26 e octubre de 1961 sobre
protección de artistas, intérpretes o ejecutantes , productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.
Por otra parte, el decreto-ley 14.910 aprobó la "Convención de Berna" para la protección de las obras literarias y
artísticas.
También a nivel internacional son de gran valor material los tratados de la "Organización Mundial de la
Propiedad intelectual" (OMPI) de 1996 sobre Derecho de autor (WTC) y sobre Interpretación o ejecución de
fonogramas (WPPT), tratados los cuales han sido una importante fuente de inspiración de muchas de las
disposiciones contenidas en la nueva ley.
Naturaleza jurídica del derecho de autor
Si bien este punto ha sido objeto de polémica y discusiones a nivel doctrinal, no se puede dejar de observar que
la voluntad incorporada efectivamente a la norma ha sido que el derecho de autor es de naturaleza compleja, es
decir, está integrado por dos derechos: derecho moral y derecho patrimonial o económico.
Los primeros, también denominados derechos personalísimos no son definidos por el legislador sino que éste
se limita a enumerar sus distintas facetas, circunstancia que posibilita una mayor libertad interpretativa a su
respecto.
Caracterizado por ser un derecho personalísimo, en principio, y desde el punto de vista jurídico, sería un
derecho irrenunciable. El derecho moral comprende las facultades personales del autor. Otra de sus
características es la de ser un derecho inalienable y perpetuo. La ley 9.739 en su art. 11 reconoce dicha
inalienabilidad ya que en materia de adquirentes establece que no se trasmite a éstos los derechos
personalísimos del autor. De la citada norma surge claramente que en nuestro régimen legal consagra la
intrasmisibilidad del derecho moral por acto entre vivos; no ocurriendo lo mismo respecto a la trasmisión mortis
causa ya que según surge del art. 16 de la ley reconoce ciertos derechos a los herederos.
El derecho moral está compuesto por una serie de facultades clasificadas en tres categorías que se
corresponden con los arts. 11, 12 y 13 de la ley 9.739, a saber:
a) la facultad de publicar una obra inédita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada
no susceptible de ejecución forzada.
b) las que cualquiera fueren los términos del contrato de cesión o enajenación de derechos , el autor tendrá
sobre su obra, como ser: exigir la mención de su nombre o pseudónimo y la del título de la obra en todas las
publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que de ella se hicieren, así como vigilar las
representaciones , ejecuciones, reproducciones o traducciones de la misma y de corregir o modificar la obra
enajenada siempre que no altere su carácter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de
buena fe.
c) la facultad de retirar su obra del comercio, debiendo resarcir el daño que injustamente causare a los
cesionarios, editores o impresores interesados (facultad que la ley se encarga de remarcar su carácter de
personal e intransferible).
Respecto a los derechos patrimoniales o económicos se ha sostenido por parte de la doctrina que el régimen
jurídico aplicable a éstos sería el de la Propiedad, por lo que se le aplicarían todas las disposiciones referentes
a la Propiedad común, salvo disposición expresa de la ley especial. En consecuencia, ante todo silencio de la
norma debería interpretarse conforme a las reglas del derecho común.
En contra de dicha doctrina se encuentra la posición de Valdés Otero quien considera absurda toda extensión
analógica porque considera inexistente la correlación entre el derecho de propiedad y el derecho de autor. A
modo de ejemplo señala que las disposiciones referidas a la posesión y al derecho de posesión del Código
Civil son de difícil aplicación en el ámbito del derecho de autor.
El art. 2 de la ley 17.616 enumera el contenido de cada una de las facultades comprendidas en el derecho de
propiedad intelectual (facultades exclusivas del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir,
adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las obras protegidas por la ley, en cualquier
forma o procedimiento).
Por otra parte, la trasmisión de estos derechos está autorizada por el art. 8 de la ley 9.739, estableciéndose que
las formas en que se trasmitirán dichos derechos serán todas aquellas previstas por la ley, requiriéndose que el
contrato, para ser válido, deberá constar necesariamente por escrito, y deberá ser inscripto en el respectivo
Registro para poder ser opuesto ante terceros.
La nueva ley 17.616, en su art.6 consagra y regula el "derecho de participación", mediante el cual se reserva a
favor del autor, sus herederos o legatarios el derecho inalienable e irrenunciable de participación en ocasión de
la reventa de la obras de arte plásticas o escultóricas y por el cual han de percibir del vendedor el 3%
del precio de la reventa.
Por otro lado, cabe señalar que los derechos patrimoniales de autor tienen carácter exclusivo, es decir, que
solamente el autor o sus herederos pueden autorizar el uso de las obras. Como surge del citado art. 2 de la
nueva ley, se amplía el derecho de reproducción de la obra al reconocerse como tal
el almacenamiento electrónico permanente o temporario de las obras que posibilite
su percepción o comunicación, limitándose dicho derecho en el art. 12 lit. C de la ley, en cuanto permite a los
organismos de radiodifusión , sin autorización del autor ni pago de remuneración especial alguna, realizar
grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones
de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir y conservarlo en archivos oficiales
si ella tiene carácter documental excepcional.
Respecto al derecho de distribución, la precitada norma dispone que comprende la puesta a disposición del
público del original o una o mas copias de la obra o producción , mediante venta, permuta u otra forma de
trasmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida
o por conocerse que implique la explotación de las mismas.
En lo que tiene que ver con el derecho de comunicación pública, la enumeración de formas de comunicación se
realiza en términos muy generales de manera tal de abarcar los futuros avances que seguramente deparará
la tecnología.
La innovación respecto a la forma de comunicación radica en la inclusión de la puesta a disposición del público
de las obras, de forma tal, que los miembros de dicho público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el
momento que elijan, haciendo una clara alusión a la red de redes (Internet), ampliando de esta manera el
tradicional concepto de público como aquel conjunto de personas reunidas en una sala,teatro, cine , etc. con la
finalidad presenciar una obra determinada a un público entendido en un aspecto mucho mas global, distante
físicamente uno de otro (público virtual).
Titulares del derecho de autor
La ley 9.739 en su art. 7 (modificado en su lit. D por la ley 17.616) establece en forma clara y detallada quienes
son los titulares del derecho de autor en nuestro ordenamiento jurídico.
En primer lugar, como es indudable nos encontramos con a) el autor de la obra y son sus sucesores, en
segundo lugar b) los colaboradores, luego c) los adquirentes a cualquier título, ch) los traductores y aquellos
que, con la debida autorización, actúen en obras ya existentes, adaptándolas o modificándolas , d) el intérprete
o ejecutante de una obra literal o musical, sobre su interpretación o ejecución , el productor de fonogramas ,
sobre su fonograma y organismos de radiodifusión , sobre sus emisiones, y en último lugar nos encontramos
con el titular e) Estado.
Respecto a los autores de notas , informes o trabajos periodísticos en gral., la ley dispone que se entienden
cedidos de pleno derecho , los derechos de autor sobre todos los escritos (crónicas, reportajes, fotografías, etc.)
a la empresa periodística.
El autor conserva el derecho de propiedad sobre su obra durante toda su vida , y sus herederos o legatarios por
el término de 50 años a partir del deceso del causante.
La ley señala que después de la muerte del autor , el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus
herederos y subsidiariamente al Estado.
Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los 10 años a parir del momento del
fallecimiento del autor caerá en dominio público.
Cuando la obra es el fruto de la colaboración de varias personas (coautores) la ley determina que nos
encontramos frente a una obra indivisa, otorgando por lo tanto a los coautores iguales derechos, salvo pacto
expreso en contrario (art. 26 ley 9.739 / art. 1755 Código Civil). Los colaboradores pueden publicar, traducir o
reproducir la obra con la única condición de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.
Cuando se trate de una obra audiovisual, la ley presume coautores, salvo prueba en contrario , al director o
realizador, al autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor del guión y diálogos, al compositor si lo
hubiere y al dibujante en caso de diseños animados
Por otra parte, el art. 29 de la nueva ley establece una presunción "iuris tantum" que los autores de la obra
audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien queda además
investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado para decidir acerca de su
divulgación.
Se acuerda a los autores de obras musicales a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la
obra audiovisual incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, el arrendamiento y venta de los
soportes materiales, salvo pacto en contrario.
En cuanto a la titularidad de los programas de ordenador y bases de datos, la ley 17.616 adopta una solución
prácticamente idéntica a la consagrada para la obra audiovisual, presumiéndose también, salvo pacto en
contrario, la cesión ilimitada y exclusiva por parte de los autores al productor de sus derechos patrimoniales.
Asimismo la ley dispone que si la obra ha sido en el marco de una relación de trabajo, también se presume,
salvo pacto en contrario, que el autor ha autorizado al empleador o comitente en forma ilimitada y exclusiva los
derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales. Respecto a los adquirentes a cualquier
título de una obra, la ley dispone que se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto
aquellos que por su naturaleza sean de carácter personalísimo. Los traductores son titulares del derecho de
autor sobre la traducción siempre que ésta haya sido hecha con consentimiento del autor original. A su vez,
quienes adapten, refunden , extracten o compendien una obra original tienen la propiedad de dichos trabajos
siempre que hayan sido autorizados también por el autor.
Por otra parte, la nueva ley introduce un régimen protectorio específico para los titulares de los llamados
"derechos conexos", es decir, artistas, interpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de
radiodifusión. Los derechos que gozan estos titulares son de naturaleza intelectual y se distinguen de los
derechos de autor por tener un perfil propio y original. Parten de la base de una obra preexistente a la
interpretación, ejecución, al fonograma, o a la emisión de radiodifusión, y éstos requieren de la previa
autorización del autor para hacerse efectivos.
Dada la estrecha vinculación entre los derechos conexos y la obra, se ha previsto la posible colisión de
intereses entre autores y titulares de estos derechos mediante la declaración contenida en el art. 1 de la nueva
ley 17.616, el cual establece que el derecho de autor no resultará menoscabado por la protección concedida a
quienes detentan derechos conexos. En cuanto a los derechos atribuidos legalmente la ley no acuerda
derechos morales a los artistas, interpretes o ejecutantes, al tiempo que los derechos patrimoniales, se
consagran, con carácter exclusivo en el art.12 de la ley 17.616. Los artistas, interpretes y ejecutantes tienen el
derecho de autorizar la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, la puesta a
disposición del público de ejemplares de éstas mediante transferencia de la propiedad, arrendamiento comercial
de los ejemplares, la puesta a disposición del público de las interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en
fonogramas por hilo o medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público tengan acceso a ellas
en el momento y lugar que elijan, la radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o
ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por si misma una interpretación
o ejecución radiodifundida, y la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.
Los productores de fonogramas tienen derecho de reproducción de sus fonogramas, puesta a disposición el
público del original y ejemplares de estos por venta, arrendamiento comercial, por hilos o medios inalámbricos.
Los organismos de radiodifusión tienen derecho a autorizar en forma exclusiva la retrasmisión de sus
emisiones, la puesta a disposición del público de sus emisiones, la fijación en cualquier soporte sonoro o
audiovisual de sus emisiones y la reproducción de sus emisiones. Tendrán además derecho a obtener una
remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o trasmisiones de radiodifusión cuando
se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.
Por otro lado, la ley determina que es lícita la grabación, por parte de un organismo de radiodifusión, sin
autorización del autor, con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones
de radiodifusión , de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir.
En otro orden de cosas, el art. 12 de la nueva ley en su lit. D dispone que los artistas, interpretes y ejecutantes,
y los productores de fonogramas gozan del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización
directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados
con fines comerciales. Se instituye legalmente una licencia no voluntaria por la cual estos titulares de derecho
no pueden impedir ni oponerse a la utilización de los fonogramas en la forma descrita precedentemente, y que
la doctrina denomina "utilizaciones secundarias", pero como contrapartida se les garantiza una remuneración
adecuada la cual se determinará aplicando el principio de la equidad.
Nos queda por último analizar brevemente la situación en que se encuentra el Estado y las personas
de derecho público como posibles titulares de derechos.
En primer lugar y por disposición legal, el Estado, el Municipio y las personas de derecho público serán titulares
del derecho de autor cuando adquieran la propiedad de una de las obres protegidas por ley. El Estado o
Municipio tienen la facultad de expropiar el derecho de autor con algunas reservas al respecto ya que la ley
determina que en primer lugar la expropiación será individual, por cada obra, y por razones de interés público, y
en segundo lugar dispone que no podrá expropiarse el derecho a publicar o difundir la obra en vida de su autor.
Objeto de la protección legal
El art. 3 de la ley 17.616, sustitutivo del art. 5 de la ley 9.739 sienta el principio establecido en los tratados
internacionales así como en el derecho comparado, del citado artículo se extrae que el derecho de autor
protege la expresión o forma en que son expresadas las ideas. No se protegen las ideas mismas sino a las
formas mediante las cuales ellas son exteriorizadas y materializadas. Ello en virtud de que es en la expresión de
la idea donde radica la originalidad e individualidad de la obra, de donde se desprende en definitiva la
personalidad de su autor.
El derecho de autor protege la obra pero como toda expresión requiere de cierta exteriorización material en un
bien corpóreo. Es por esto que es fundamental la distinción de la obra como bien incorporal del soporte que la
contiene, cuya naturaleza será esencialmente corporal. En este sentido, el art. 4 de la nueva ley declara
la independencia de los derechos reconocidos por la ley autoral sobre la obra de aquellos que surgen de la
propiedad del soporte material que los contiene, de forma tal que el propietario de éste no está autorizado a
ejercer ninguno de los derechos que corresponden al autor de la obra contenida en él.
La protección propiamente dicha del derecho de autor abarca una serie de manifestaciones enumeradas por la
ley, a saber: composiciones musicales, con o sin palabras impresas o en discos, cilindros, alambres o películas
y siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación, o cualquier otro medio
de producción o ejecución...., folletos, fotografías, ilustraciones, libros, consultas profesionales y escritos
forenses, obras teatrales, con o sin música, obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza, obras
audiovisuales, obras de dibujo y trabajos manuales, documentos u obras científicas, obras de arquitectura,
de pintura, de escultura, fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, obras radiodifundidas y
televisadas, textos y aparatos de enseñanza, grabados, litografía, coreografías, títulos originales de obras
literarias, teatrales o musicales, pantomimas, seudónimos literarios, ........ "y, en fin, toda producción del dominio
de la inteligencia".
Pero, la innovación trascendental, que surge del penúltimo inciso del art. 3 de la nueva ley 17.616, la constituye
la inclusión a texto expreso de los "Programas de ordenador" y las "compilaciones de datos", consagrándose de
esta manera y de forma definitiva su carácter de obra, dado que constituyen una creación originaria de carácter
intelectual.
La norma legal señala además que los programas de ordenador protegidos son los "programas fuente" y los
"programas objeto" ya que ambos tienen elementos creativos susceptibles de apropiación y reproducción ilícita.
Las compilaciones, bases de datos u otros materiales son obras siempre que por la selección o disposición de
sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual.
Las obras quedan protegidas por el derecho autoral desde el momento mismo de su creación sin requerirse el
cumplimiento de formalidad alguna. Se entiende que, a diferencia de las marcas, que necesitan ser registradas
para que surja la titularidad sobre ellas , las obras existen desde le momento de su creación aunque no hayan
sido fijadas en un soporte material siempre que sean susceptibles de ser divulgadas por cualquier medio o
permanezcan inéditas.
La inscripción registral de las obras, en la nueva ley 17.616, es facultativa y su finalidad es meramente
declarativa de derechos respecto a terceros.
Duración de los derechos patrimoniales
En la ley 9.739 el derecho patrimonial se extendía durante toda la vida del autor y por 40 años a partir de su
deceso. El art. 7 de la nueva ley 17.616 eleva este plazo a 50 años, los cuales comienzan a correr a partir del 1°
de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o en su caso, al de la realización, divulgación o publicación
debidamente autorizada.
Para los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión el plazo
de 50 años se calcula a partir del 1° de enero del año siguiente al de respectivamente, la publicación del
fonograma o interpretaciones o ejecuciones grabadas, la realización de la actuación en caso de que la
interpretación no haya sido grabada y de la emisión de radiodifusión.
También se incorpora una disposición transitoria para el caso de las obras y derechos conexos que por virtud
de la normativa que se deroga hayan caído en el dominio público sin que hubiera transcurrido a su respecto el
citado plazo de cincuenta años. En ese caso las obras vuelven al dominio privado y no se descuentan de ese
lapso los años que transcurridos en el dominio público. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos por
terceros en ese ínterin.
Delitos
La evolución político - legislativa patria en la materia de estudio ha seguido un camino totalmente inverso al que
se ha venido dando en el ámbito penal a nivel mundial a favor de la despenalización de conductas en lugar de
crear y tipificar nuevas figuras delictivas.
En el momento histórico actual donde la tecnología no deja de sorprendernos día tras día, donde las distancias
geográficas se acercan cada vez mas, la producción de soportes materiales de obras ha dado lugar al
florecimiento y explosión a niveles nunca antes vistos de la piratería generando graves perjuicios producto de la
evasión a los derechos de autor y de los derechos conexos correspondientes lo cual ha derivado en la
necesidad de crear nuevos tipos delictivos, sancionando las respectivas conductas ilícitas con penas análogas a
las fijadas para los delitos contra la propiedad.
El art. 44 de la ley 9.739 determina específicamente casos de reproducción ilícita de: a) obras literarias en gral.,
b) obras teatrales, musicales, poéticas o cinematográficas, c) esculturas, pinturas, grabados y demás obras
artísticas, científicas o técnicas, d) las adaptaciones, arreglos e imitaciones que supongan una reproducción
disimulada del original.
El actual art. 46 de la ley castiga la violación de los derechos patrimoniales y morales de autores y titulares de
derechos conexos con ánimo de lucro o causar un perjuicio injustificado. La citada norma establece que quien
edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio, distribuya, almacene con el fin de distribuir al
público, o ponga a disposición del público en cualquier forma, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio
injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión , sin la autorización de
sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, será castigado con una pena que va de los 3
meses de prisión a 3 años de penitenciaría.
Con la misma pena será castigado quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga en circulación , dispositivos
o productos, los componentes o herramientas de los mismos, con el propósito de burlar o desactivar los
dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.
En la sentencia condenatoria el tribunal ordenará la confiscación y destrucción de copias de obras o
producciones así como de los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. Por
otra parte, la ley establece que cuando los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos no tengan por única
finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos
ainstituciones docentes oficiales.
Quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos tutelados legalmente, la
información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar
la gestión de sus derechos morales o patrimoniales, de modo que puedan perjudicarse dichos derechos, serán
castigados con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.
Por último, quien reproduzca o haga reproducir, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una
obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular será castigado con
multa que oscila entre las 10 y las 1500 U.R..
Medidas y acciones judiciales
El art. 16 de la nueva ley 17.616 otorga a los titulares de los derechos protegidos la posibilidad de solicitar una
inspección judicial (como medida preparatoria) y al Juez la de decretarla sin noticia de la contraparte, pudiendo
disponer el allanamiento con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a la ley.
La misma ley dispone que dicha medida no requerirá contra cautela, previsión esta última redundante (según
parte de la doctrina) ya que el propio Código General del Proceso en sus arts. 306 y ss. regula las diligencias
preparatorias para anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse en otra etapa del proceso sin
requerirse contra cautela, con la única diferencia que para el art. 307 las medidas se decretan en principio con
citación de la parte contra quien se pide.
El art. 17 de la nueva ley determina que el juez, a instancia de parte interesada, tiene la facultad de
ordenar medidas cautelares, con el objeto de evitar la comisión de la infracción o que se continúe o repita. Tales
medidas consisten en : a) la suspensión de la actividad ilícita (ya sea fabricación, reproducción, distribución,
comunicación o importación), b) el secuestro de los ejemplares producidos y de las máquinas o materiales con
que se produjeron y c) el embargo de los ingresos obtenidos o en su caso de las remuneraciones debidas.
La ley, en su art. 25 instituye un nuevo instrumento de protección de derechos denominado "medidas
en frontera" con la finalidad de que cuando se sospeche que se prepara una importación al territorio nacional de
mercancías piratas que lesionen el derecho de autor , la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de
derechos pueden requerir del Juez competente medidas de contralor sobre ellas, su secuestro preventivo
suspensión precautoria del despacho aduanero. Estas medidas son esencialmente provisionales y duran hasta
tanto no se presenten acciones civiles o penales en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
notificación al titular del derecho o su representante, en cuyo caso se dejarán sin efecto las medidas preventivas
disponiéndose el despacho de la mercadería.
En lo que tiene que ver con las acciones judiciales a que dieren lugar las infracciones a la ley, el art. 18 de la
nueva ley establece que la parte lesionada tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la
indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta 10 veces el valor del producto en infracción, multa
cuya naturaleza es la de una pena civil, por lo que al no tener un contenido indemnizatorio se puede acumular a
la reparación de daños y perjuicios.
Ley de Marcas
Antecedentes Internacionales
Convención de Paris de 1883,protege a los institutos de la propiedad industrial, habla de modificaciones de
procedencia, marcas, habla del nombre comercial, de las patentes, hace referencia al certificado de inventor, a
la competencia desleal de estas materias incluidas en ella.
Este convenio impone a los Estados que forman parte de el la obligación de respetar un mínimo, un estándar
mínimo de derechos.
Nuestro país entro a este sistema del Convenio de la Unión de Paris a fines de la década del 60 y luego la
ultima versión del convenio que es el Acta de Estocolmo que esta vigente como derecho positivo nacional en
virtud del Decreto-Ley 14.910 del año 78.
Este Convenio de la Unión de Paris es administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, que es agencia de la Naciones Unidas.
Entonces cuando en el año 86 se celebra en Punta del Este la reunión del GAT para replantear algunos puntos
que hacen al comercio internacional, uno de los temas que se ponen sobre la mesa para discutir, es
la propiedad intelectual en cuanto se relaciona con el comercio.
A consecuencia de ello comienza a Ronda Uruguay que termina en Marruecos en 1994 con una
nueva estructura para la OMC, y un tratado que del que uno de sus anexos es el Acuerdo de
los Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio, ADIRC.
Allí se establecen una serie de obligaciones básicas, que incluyen todos los convenios que administran OMC
y Naciones Unidas, mas otra serie de obligaciones que tienen que ver con el procedimiento de defensa de los
derechos que los Estados se obligan a hacer respetar y a cambiar su legislación para poder estar a tono con
esas disposiciones.
De modo que nuestro país ingreso y ratifico el tratado de Marruecos en Diciembre de 1994,fijándose el 31 de
Diciembre de 1999 como fecha limite para que todos los países integrantes de la OMC realizaran los ajustes
correspondientes
¿Que es una marca en nuestro derecho?
Ley N° 17.011
Art. 1: se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de
una persona física o jurídica de los de otra.
En primer lugar hay una referencia a la función. Para que sirve una marca. Una marca sirve para distinguir.
Distinguir productos y servicios.
Esto implica también que cuando estamos hablando de marcas, estamos hablando de marcas en relación a
determinados productos y servicios.
Esto se llama en materia de marcas el principio de especialidad. Nadie es dueño de un signo. Lo que
la ley concede son derechos de exclusiva de un signo respecto de determinados productos y servicios. Por eso
cuando uno quiere registrar una marca tiene que poner en que clase internacional. Eso quiere decir que la
marca distingue productos y servicios.
Esa marca nos esta dando un signo de calidad en base a nuestra experiencia, además se dice que una marca
condensa, representa la buena fama de la empresa. Por eso otros competidores adoptan signos parecidos a
alguien que le va bien, y por ello la faculta al titular para que se defienda.
La marca no solo distingue al producto cuando esta encima del mismo sino que también distingue la campaña
publicitaria, porque hay una utilización del signo en realidad siendo la referencia al producto incluso oral, pero
implica una relación marca-producto.
El mundo hace referencia al empresario, nosotros no tenemos la figura de este en materia comercial optándose
por hacer referencia a la persona física y jurídica como titular de la marca o signo.
¿Que es un signo?
Podemos tener marcas emblemáticas que son ese diseño grafico y podemos tener marcas denominativas, que
son la palabra en si misma abstrayendo la presentación grafica que se haga de ellas. Por ejemplo BRIGOCAR
mas allá de lo que sea su presentación gráfica, su color, la inserción del dibujo, puede ser la marca
denominativa y además tener protegido el emblema, es decir, una marca mixta. Se protege la palabra y el
diseño.
Otro ejemplo "GRAN" no se puede proteger como marca denominativa ni como palabra porque "GRAN" es una
palabra de uso general. No se registra como marca denominativa sino como marca emblemática.
Puede ser marca la forma, no solo marcas bidimensionales también tridimensionales como la botella de COCA-
COLA. El objetivo de la propaganda ,mas allá del tema publicitario es mantener su valor sobre una marca que
se registro hace mucho tiempo, reforzando en el consumidor la identidad de esa forma con ese producto
haciendo cada tanto referencia a la forma.
En nuestro país todo lo que implica marcas que no sean tradicionales, si bien la ley permite que se consideren
como marcas, su registro esta condicionado a que el P.E. disponga en determinado momento que el avance
tecnológico admita una actividad eficiente. Otra posibilidad es la marca olfativa, en EE.UU. se ha registrado
como marca el perfume a flores frescas para el hilo de coser de la empresa Celia Clark & Corporation, esta
firma saco al mercado hilo de coser con perfume pudiendo oponerse a cualquier otro competidor que haga lo
mismo por el derecho de competencia y el de marcas, el tema que se plantea es que es flores frescas.
En el art.2 se dice que el registro de los signos no visibles quedara condicionado a la disponibilidad
de medios técnicos adecuados.
Art.3 : podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la
presente ley.
Se debatió por mucho tiempo si un slogan publicitario podía ser protegido o no como marca. Lo que en realidad
se concedía era la protección del conjunto, no de cada palabra, el art. 3 dirime el problema.
No alcanza con que un signo cumpla con estas funciones, sino que no puede incurrir en ninguna de esta
causales de nulidad para que se pueda defender su registro. Y estas causales son las contenidas en los arts.
4,5,que hacen en forma muy general a signos que ya tienen otro titular, o que por razones de derecho publico
no pueden ser monopolizados por otra persona.
Art. 4-Nulidades Absolutas : no serán considerados marcas, y por tanto irrogaran nulidad absoluta,
I) el nombre del Estado, Gobiernos departamentales., símbolos nacionales o departamentales.
II) los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes, o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero. Nadie puede tenerlos monopolizados como marcas.
III) los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional. Tienen un significado
internacional preciso.
IV) las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea
suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique. Cuando se trata de
denominación de origen e indicaciones de procedencia es lógico porque tienen otro régimen que determina
quienes las pueden usar.
V) la forma que se de a los productos o envases cuando reúnan los requisitos para constituir patente de
invención o modelo de utilidad conforme a la ley. Si es algo que implica una creación inventiva no se somete a
este régimen.
VI) los nombres de las variedades vegetales que se encuentran registrados en el Registro de Propiedad de
Cultivares.
VII) las letras o los números individualmente considerados en forma particular. Es decir el dos, el tres, nadie
puede tener el monopolio sobre los números, lo mismo con las letras.
VIII) el color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos, podrán usarse como marcas las
combinaciones.
IX) las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos
de los productos o servicios.
X) las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase.
XI) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos o diseños que no sean de fantasía.
XII) las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al español este
comprendida en las prohibiciones de los numerales 9,10,11. Una marca puede ser distintiva hoy y mañana dejar
de serlo, si bien en el momento en que se registro nadie se podía oponer validamente por esa razón, a los tres
años de utilización en el mercado resulta que se mundializa y se pide la nulidad absoluta con efecto retroactivo.
XIII) los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral, o las buenas costumbres.
XIV) las caricaturas, los retratos, los dibujos, o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas, objetos
dignos de respeto y consideración.
Art. 5-Nulidades Relativas : a los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas irrogando
nulidad relativa,
I) las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o a las
entidades internacionales e intergubernamentales. Como la OMS. .
II) las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que
merezcan la protección por el derecho de autor.
III) los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los
fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. IV) el solo
apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.
V) las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del art. 54. Son las que tienen
relación con nombres geográficos.
VI) los signos o palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una
marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.
VII) las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. Un
signo se registra en un Estado y tiene esa atribución de derechos que le corresponden en función del alcance
de la ley, es decir del alcance del territorio del Estado. Además una marca se registra para
determinados bienes y servicios.
¿Que clase de marcas tenemos hoy?
Marcas tradicionales : de los distintos productos y servicios.
Marcas colectivas : se regulan en el art. 38 de la ley, son aquellas que sirven para identificar distintos productos
o servicios, pero en cuanto provienen de los miembros de determinada entidad. Informan que el que expone
ese servicio o identifica ese producto con ella pertenece a una asociación civil determinada. Eso en si esta
relacionado con la información de lo que pretenda hacer esa asociación de su actividad.
Marcas de certificación o garantía : se regulan a partir del art. 44 de la ley, es el signo que certifica
características comunes, en particular calidad, componentes, naturaleza, metodología empleada, y cualquier
otro dato relevante a juicio de su titular, de productos elaborados o servicios prestados, por personas
autorizadas y controladas por el titular de la marca.
Aquí hay un componente mucho mas fuerte de control, respecto de esa información de calidad o de un
elemento que se certifica y que se informa a través de la utilización del signo. Para las marcas de certificación y
las colectivas hay una sección especial en el registro de marcas, y debe acompañarse la solicitud, entre otras
documentaciones, de un reglamento de uso. Es un estatuto en el cual se establece que deben cumplir las
personas que lo vayan a utilizar, que controles corresponden, que sanciones se prevén para el incumplimiento
de las obligaciones que adquiere quien va a hacer uso del mismo.
¿Cuando se adquiere el derecho a una marca?
Art. 9 : el derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo a la presente ley. El registro de le
marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verifico la inscripción es su
legitima propietaria.
En conclusión nuestro sistema es de adquisición de base registral. En derecho comparado hay dos
grandes sistemas para la adquisición del derecho marcario, el sistema de base registral y el sistema del uso.
El sistema del uso tradicionalmente se dio en los países del Common-Law.
Nuestro sistema claramente dice que el derecho se adquiere por el registro, hay una presunción de propiedad
en la ley que dice que el titular registral de la marca se presume propietario. Este principio de adquisición de la
marca se atenúa porque la ley reconoce al usuario de un signo como marca la posibilidad de oponerse a que un
tercero registre ese signo.
El registro empieza con una solicitud, con un acta que se presenta ante la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, que contiene dibujo, inscripción completa, reivindicación de que clase internacional, se paga una tasa
junto con el formulario de solicitud. Se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se
abre un plazo de oposición al registro de 30 días prorrogable por causa justificada. La Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial decide si concede o rechaza la solicitud.
Art. 12 : no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados introducidos legítimamente en el
comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca siempre que
dichos productos, envases, etc.,no hayan sufrido alteraciones, modificaciones, o deterioros significativos.
Un pronunciamiento en este sentido viene dado por el problema de las importaciones paralelas. Un comerciante
uruguayo tiene un contrato con un comerciante japonés fabricante de productos de audio, ese comerciante
uruguayo firmo un contrato de distribución, es representante exclusivo.
Otro comerciante uruguayo vende los mismos productos a mitad de precio dado que los compra en Miami
aunque paga lo respectivo en la aduana.
El objeto de derecho es el producto, la marca distingue al producto.
Nuestra ley reglamenta el principio de agotamiento internacional, no importa donde fue puesto en el comercio,
mientras es legitimo, el titular de la marca en nuestro país no puede impedir su circulación salvo que la
aplicación de esa marca sobre el producto deteriore el valor de la marca.
Por eso la ultima parte del art. se refiere a que los productos, envases, etc.,no hayan sufrido alteraciones. Eso
puede ser por falsificaciones o por lo que implican los deterioros.
En otros territorios se da lo que se llama agotamiento comunitario, el agotamiento restringido a determinados
territorios.
Transferencia de las marcas
Las marcas se pueden transferir por actos entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada,
o por la acción de reivindicación.
Por acto entre vivos, se habla de cesión de una marca. Se habla también de cesión total o parcial, según se
cedan por ejemplo con relación a los ámbitos geográficos.
Por disposición de ultima voluntad, como cualquier otro objeto. Por ejecución forzada, como cualquier otro
objeto.
Por la acción de reivindicación, que es una acción especial reglamentada en el art. 28 de la ley.
Art. 28 : cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, representante,
distribuidor, franquiciado de la misma, a nombre propio o ajeno y sin autorización del titular, este podrá iniciar
acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fin de que se le
reconozca como solicitante o titular del derecho.
Esta acción no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro.
El franquiciado es el que tiene una autorización, o el que tiene autorizado un uso o una relación con el titular de
la marca en base a uno de estos contratos. Cuando uno de estos sujetos registra a nombre propio una de estas
marcas, de estos productos relacionados con este contrato, y sin autorización del titular de la marca, el titular
puede iniciar la acción de reivindicación.
Derechos que afectan la marca
Una marca puede ser objeto de un contrato de licencia, objeto de prenda, objeto de embargo, o estar
involucrada en una medida de protección de inmuebles. Una licencia de marca consiste en que el titular de la
marca esta autorizando a otra persona a que utilice esa marca. Hay una autorización de uso, cuando se habla
de licencia. El contrato de licencias tiene una regulación especial en la ley de marcas. En el art. 58 se establece
que la licencia es un contrato accesorio al registro marcario, entonces si se anula el registro marcario no puede
existir contrato de licencia, eso es lo que quiere decir accesorio. Se concede el uso total o parcial por un tiempo
determinado en forma exclusiva o no exclusiva. Se publicaran en el Boletín un extracto de las partes principales
dice el art. 60. El art. 61 dice que el licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos ni parcial, ni total, salvo
que se lo faculte expresamente.
Extinción de las marcas
Causales de extinción del registro marcario :
Expira el plazo, la marca se concede por un plazo de diez años que puede ser renovable indefinidamente, si no
se renueva se extingue.
Por voluntad del propietario, el titular de la marca comunica que renuncia a ella.
Por caución de nulidad, en caso de que determinados productos o servicios no sean reivindicados cuando se
esta solicitando la renovación.
Se extingue el registro de una marca en la cual se hacia referencia al Estado porque el Estado participaba de
alguna manera en esa persona jurídica, cesa su participación en la sociedad en que actúa.
Nombre Comercial
El nombre comercial en nuestro derecho es un signo distintivo que identifica la actividad que explota una
persona física o jurídica.
Art.68 : si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por
otra persona, con el mismo nombre o la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación
clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.
En definitiva los nombres comerciales deben ser visiblemente distintos uno de otro, si identifican una actividad
ya explotada por otra persona. La actividad explotada de que se trata tiene que ser con fines comerciales.
El nombre comercial se adquiere por el uso y se extingue cuando se extingue la actividad que le dio origen.
También cuando no se usa.
Cuando hay problemas relativos al nombre comercial los cuestionamientos se plantean en el ámbito judicial, el
plazo para defender la exclusividad es de cinco años.
Art. 69 : la acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco
años desde el día que se empezó a usar por otro.
Quiere decir que esta posibilidad de recurrir a los juzgados para impedir que otra persona utilice el nombre
comercial dura cinco años que otra persona lo empezó a usar. En materia de nombre comercial la necesidad de
la exclusiva por no ser visiblemente distinto se analiza el tema en virtud de un contexto que implica que el
nombre comercial que es utilizado por la misma actividad, choquen en su interés.
El nombre comercial distingue una actividad, entonces la extensión de la actividad es lo que se mide y
considera frente a la extensión de lo que es la actividad de otro comerciante que esta reclamando o frente a
quien se reclama por el uso del nombre.
Indicaciones Geográficas
En nuestra ley cuando hablamos de indicaciones geográficas estamos hablando de la dimensión de ADPI. Las
indicaciones geográficas pueden ser indicaciones de procedencia o denominaciones de origen.
Art. 74 : indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que
identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado
servicio, en tanto que lugar de procedencia.
Por ejemplo, el alfajor Portezuelo es hecho en Portezuelo, por lo tanto debe decir hecho en Portezuelo. La
indicación de procedencia no esta concediendo una exclusiva respecto de esa expresión en relación con un
producto o servicio determinado.
Art. 75 : denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región, o una localidad
que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al
medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.
En definitiva si un nombre geográfico que identifica un producto, porque ese producto por el hecho de provenir
de ese lugar geográfico tiene unas características tales que hacen que cuando la gente menciona el lugar
geográfico se aluda al producto.
La forme mas esquemática de manejo de este concepto es planteado en un libro, que marca una doble unión
entre lo que es nombre geográfico y producto, objetiva y subjetiva.
Objetiva, porque tiene que tener particularidades ese producto de que se trate o el servicio eventualmente, de
que se trate ,en su elaboración, en su cultivo, en su producción, por ser ese lugar geográfico. Esto es un dato
objetivo.
Subjetiva, es que en la sociedad vigente, en el mercado consumidor, identifiquen el lugar con el producto. Esto
en cuanto a denominaciones de origen en cuanto al registro. Y junto con la solicitud de registro se acompañara
un reglamento de uso que es el que describe, por ejemplo si se trata de vinos o de otro tipo de productos, la
circunscripción geográfica en la cual se habrá de elaborar o cosechar este producto involucrado, o en lo que
sea de elaboración final la metodología a utilizar. Y cada vez se reglamentan mas, se protege mas el tema de
las denominaciones de origen porque cada vez hay mayores necesidades respecto de economía de tiempo y
de economía de recursos de mercado.
Acciones de Oposición, Anulación y Reivindicación
Art. 20 : el titular de un interés directo, personal y legitimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar
la anulación de las marcas ya inscriptas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.
Art. 21 : la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro
o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.
Art. 23 : los propietarios de marcas registradas o en tramite de registro podrán oponerse a las solicitudes de
registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.
Art. 25 : si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6 y 7 del art. 5,el
propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días
de instaurada la acción.
Art. 26 : la oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.
Art. 27 : la acción de anulación basada en el art. 4 podrá deducirse en cualquier tiempo.
Acciones Civiles y Penales
Art. 81 : el que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca
inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de
penitenciaría.
Art. 83 : el que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las
marcas a que se refieren los arts. anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de
penitenciaria.
Art. 84 : las marcas a que hacen referencia los arts. anteriores así como los instrumentos usados para su
ejecución serán destruidos o inutilizados.
Art. 87 : los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los arts. 81 a 85 podrán ejercer
las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.
Art. 89 : no se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido
el delito o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del
hecho por primera vez.