Derecho Propiedad Intelectual
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IVb.- LAS PROHIBICIONES RELATIVAS, son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de
protección pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible. Estos
derechos consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo o bien
derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen. Estas prohibiciones pueden ser
subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior.
V.- La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas es relevante en cuanto a las acciones ya
que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible mientras que para las
relativas opera la prescripción por tolerancia. La acción de nulidad absoluta es imprescriptible lo que
quiere decir que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin
efecto sin límite de plazo o años transcurridos desde la concesión.
Vb.-La diferente regulación de la prescripción revela la diferencia del fundamento de ambos tipos de
prohibiciones. En las prohibiciones absolutas es el interés general el que impide el registro y por
tanto la acción es imprescriptible mientras que en las relativas se trata de proteger exclusivamente
intereses particulares por lo que la acción está sujeta a prescripción.
Vc.- En las prohibiciones absolutas se trata de proteger el sistema competitivo: en algunos casos
tiene que haber una serie de signos libremente disponibles para todos los empresarios. Es decir
signos que ningún empresario puede apropiarse en exclusiva pues eso implicaría darle una ventaja
competitiva frente a los demás. En otros casos, se trata de signos que no puede directamente utilizar
ningún empresario, como es el caso de los signos engañosos.
La marca como signo La presencia del término “signo” en la definición legal de la marca
permite una interpretación muy amplia no sólo debido a su propio carácter genérico y
abstracto sino especialmente debido a que la propia Ley de Marcas.
VI.- LA CONEXIÓN COMPETITIVA Y EL EXAMEN COMPARATIVO DE MARCAS.
Para ser considerados conexamente competitivos los productos y servicios deben ser
complementarios, intercambiables o deben existir suficientes motivos para que el
consumidor piense, razonablemente, que están hechos o son ofrecidos por el mismo
empresario.
Dos marcas idénticas pueden perfectamente coexistir en el registro y en el mercado si identifican
productos o servicios suficientemente diferentes. Es decir, si estos productos o servicios carecen de
conexión competitiva. Esta es probablemente la razón por la cual hay una cerveza llamada CORONA,
una bebida de chocolate llamada CORONA y una marca para vajillas llamada CORONA. Pero ¿cómo
definen las oficinas de marcas si los productos o servicios son conexamente competitivos? El Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, diferenció los que son sustanciales o determinantes para acreditar
vinculación competitiva y los que no (los que por sí mismos, son insuficientes para acreditar esto).
VII.- Las leyes marcarias están basadas en varios principios orientadores. Uno de estos es el
principio de especialidad. Este principio limita los derechos del propietario de una marca para
prevenir a terceros usar o registrada una marca idéntica o una que sea sustancialmente similar,
para productos y servicios para los cuales la marca está protegida o para productos y servicios
que tienen conexión competitiva con éstos.
VII a.- El principio de especialidad permite que marcas idénticas coexistan pacíficamente en el
registro y en el mercado, si los productos o servicios son diferentes. Está basado en que los
consumidores serían capaces de identificar que los productos y servicios tienen diferentes orígenes
comerciales, o que sus orígenes comerciales no tienen ninguna vinculación económica o legal. Este
es el caso del ejemplo cliché utilizado para las marcas CORONA. Bajo circunstancias normales, los
consumidores identifican que los propietarios de la marca de cervezas no tienen nada que ver con
los de la marca de vajillas.
VII b.- Existen algunas excepciones a este principio. Las marcas notoriamente conocidas
también son protegidas de los riesgos de dilución y aprovechamiento parasitario. Por tanto, aun
cuando no existan riesgos de confusión y asociación, sus propietarios pueden prevenir a terceros
usar o registrar la misma marca o una sustancialmente similar.
VIII.-Sin embargo, cuando ninguna de las marcas es notoria, para efectos de establecer si son
similarmente confundibles, las autoridades marcarias verifican las similitudes entre las marcas y
las existentes entre los productos y servicios amparados por cada una. Tradicionalmente, el
Tribunal Andino y otras autoridades nacionales en materia de marcas, establecen si los productos y
servicios son similares con base en el grupo de consumidor objetivo, el uso de canales comerciales
y publicitarios similares, relaciones de género-especie o partes y accesorios, la tecnología utilizada
etc.
VIII b.- El Proceso 100-IP-2018 también definió qué se entiende por cada uno de estos tres
criterios. Intercambiabilidad, significa que los productos y servicios son sustituibles entre sí,
porque tienen las mismas características y el mismo propósito o satisfacen las mismas
necesidades. Los consumidores pueden libremente elegir entre unos y otros. Complementariedad
se refiere a la necesidad de consumir o usar un producto o servicios como resultado de la
adquisición o consumo de otro. El uso de uno causa la necesidad de usar el otro. Razonabilidad,
esto, es, la existencia de suficientes motivos para pensar que los productos y servicios son
producidos u ofrecidos por los mismos empresarios, se refiere a la realidad del mercado. Es decir, si
es común o frecuente en el mercado que un mismo empresario ofrezca los productos y servicios
objeto de comparación.
a) Para que la marca cumpla con su función principal: la de distinguir, no debe inducir
a error al público consumidor (sobre el producto o su procedencia) con el fin de
proteger adecuadamente los derechos del productor o comerciante y los del
consumidor. Es primordial no solamente guiarse por el análisis formal (si la marca tiene
una o dos letras distintas de la otra por ejemplo) si no que se observe una totalidad de
factores (como reacción del consumidor medio, que nos lleven a concluir que existe o
no confusión.
b) Concordamos con la opinión de Jorge Otamendi sobre el daño que puede producir la
confusión indirecta: - Daño al dueño de la marca original porque ha perdido una
venta y si el producto adquirido es de mala calidad el consumidor la atribuirá este
hecho (probablemente la próxima vez compre al de la competencia) y;
c) El Derecho sobre la marca está muy ligado al Derecho de Competencia Desleal por
lo que probablemente una violación a las normas que protegen al titular de la marca
significará un acto de competencia desleal.
d) X.- Según el marco legislativo vigente que:
- El estado tutela el interés de los consumidores.
- Existe la protección de la institución de la competencia basada en las buenas
costumbres, usos honestos en materia industrial y comercial, buena fe o principios
de la corrección profesional (interés de la comunidad}.
- Existe protección a los intereses de la competencia.
A diferencia de las marcas, los derechos sobre los nombres comerciales nacen con su
primer uso en el mercado. Por lo tanto, es común que marcas registradas puedan coexistir
con nombres comerciales idénticos o similares porque se trata de signos distintivos diferentes
cuya protección se adquiere de una forma distinta.
COEXISTENCIA DE MARCAS.
“a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los
elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también
los productos y servicios a los que están referidos dichos signos.
b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el
acuerdo.
c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las
marcas materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto,
será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos
y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.
d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.
e) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se
presente alguna materia litigiosa entre las partes”.
XIIa.- El Tribunal Registral enunció los siguientes requisitos que deben cumplirse para
que la coexistencia pueda tener efectos en el análisis de registrabilidad:
La confusión marcaria es un problema jurídico que se origina cuando una persona está
en la imposibilidad de distinguir un signo respecto de otro por sus similitudes en
aspectos como el ideológico, el fonético, el visual o todas ellas en conjunto tanto en
productos como en servicios, induciendo al consumidor adquiera algo diferente a lo
que en realidad pensaba
Otro concepto. Se está en presencia de confusión cuando los signos distintivos no cumplen
una función distintiva o significadora, escapando así del ámbito de protección.” Al considerar
que la marca no cumple con los requisitos que se señala tanto a nivel local como
internacional, su prestigio, reputación se ven afectados, sin considerar también el perder un
espacio considerable en el mercado con el consumidor.
Confusión Indirecta: Implica que el comprador al adquirir un producto piensa que su origen
corresponde al de un fabricante ya por él identificado, asimilado, pero en realidad adquiere
productos de un fabricante distinto al que inicialmente pensaba, es decir que el consumidor
cree que el origen del producto tiene un origen común un mismo fabricante, en este tipo de
confusión se puede encontrar diversas manifestaciones que serán mencionadas
someramente,
c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la
Solicitud de registro.
“si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del
opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en
caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá
lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio
del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio
de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior.” Resoluciones
No. 2822- 2010/TPIINDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPIINDECOPI.
Riesgo de Confusión
El titular de una marca cuenta con un doble ámbito de derechos:
- positivo, puede utilizar de manera exclusiva su signo
- negativo, puede impedir que terceros utilicen su marca sin su autorización.
• Confusión Directa
• Confusión Indirecta.
Confusión Indirecta cuando por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios
o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos
provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen
relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el
consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos pudiendo inducir a
creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior.